Le droit français refuse qu’une marque puisse être valablement enregistrée ou qu’elle survive si elle constitue un véhicule de tromperie[1]. Le fondement de cette prohibition des marques déceptives est l’article L.711-3 du CPI ancien (qui prévoyait aussi la prohibition des marques contraires à l’ordre public[2]), devenu l’article L.711-2 8° du CPI depuis l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, qui reprend l’ancien texte sans aucune modification. Cette disposition nationale vient elle-même à l’origine de l’article 3§1, g) de la directive n°2008/95/CE, devenu l’article 4§1 g) de la directive Union Européenne 2015/2436.

Qu’est-ce qu’une marque trompeuse ?

Comme le précise le nouvel article L.711-2 8° du CPI, « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ainsi, lorsque le signe laisse penser au public qu’un produit ou service dispose de certaines qualités, répond à une certaine composition ou provient d’une certaine zone géographique, alors que tel n’est pas le cas, la marque sera refusée à l’enregistrement ou, si elle est déjà enregistrée, sera annulée par le juge. La présence de l’adverbe « notamment » indique clairement que la liste prévue par le législateur n’est pas limitative et que le consommateur peut potentiellement être trompé sur autre chose que la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service. Ainsi, la composition même du produit peut rentrer en ligne de compte[3]. Il est depuis longtemps admis que la marque est déceptive dès lors qu’elle comporte un risque de tromperie à l’égard du consommateur moyen. Une tromperie effective ou même un risque de tromperie – dès lors que ledit risque est suffisamment grave – suffit pour caractériser la déceptivité. Il faut alors établir que « l’utilisation de la marque est en fait de nature à induire en erreur les consommateurs concernés et, par conséquent, à affecter leur comportement économique. À cet égard, il incombe au juge national de se référer à l’attente présumée relative à cette indication d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé[4] ».

En passant en revue la typologie des tromperies retenues en jurisprudence, on s’aperçoit dans un premier temps que la déceptivité est caractérisée lorsque la marque est de nature à faire croire à l’origine officielle du produit ou service[5]. Les tribunaux ne condamnent toutefois l’usage du mot « France » qu’au cas par cas, lorsqu’il est possible de penser que le produit ou service émane d’une administration officielle[6]. La même solution doit être retenue pour les marques de nature à faire croire à un contrôle médical, ou les marques de nature à faire croire à une origine du produit ou service[7]. Plus encore, la Cour de cassation a pu casser un arrêt de la Cour d’appel qui a retenu qu’il n’y avait aucune tromperie au fait de déposer un signe comportant une date ancienne pouvant laisser penser que l’entreprise titulaire avait été créée à cette date[8]. Enfin, et sans démultiplier les exemples[9], on peut citer la déceptivité de la marque lorsqu’elle induit en erreur sur la composition ou les qualités fondamentales du produit[10].

Comment apprécie-t-on une marque trompeuse ?

Le texte ne le précise pas, mais le caractère trompeur s’apprécie à l’égard des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou obtenu, si bien qu’au jour du dépôt[11], il appartient à l’office d’enregistrement d’apprécier in abstracto si le signe dont la protection est demandée peut se révéler trompeur au regard des produits ou services listés dans la demande. Si l’office estime que la tromperie est caractérisée, il refusera l’enregistrement. Le juge peut aussi procéder à cette appréciation, à un stade postérieur à l’enregistrement, en prononçant la nullité de la marque.

Le public visé est le public d’attention moyenne des produits ou services en cause : c’est dans le chef de ce public qu’il faut examiner la déceptivité : une marque ne sera pas trompeuse s’il ne s’attend pas à ce qu’elle comporte les caractéristiques annoncées par le signe[12]. De plus, il faut également prendre en compte la perception concrète que le consommateur pertinent a du signe en cause au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce (en l’occurrence l’usage du terme « label » dans l’industrie de la parfumerie)[13].

Que risque-t-on en enregistrant une marque trompeuse ?

Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de purge du caractère trompeur par le long usage de la marque, si bien que la marque qui s’est maintenue dans le temps malgré son caractère trompeur n’échappe pas pour autant à la sanction. Justement, la sanction du caractère déceptif de la marque est potentiellement double. D’une part, l’office qui reçoit le dépôt peut en refuser l’enregistrement. D’autre part, le juge peut en prononcer la nullité – ainsi que l’INPI prochainement – dans le cas d’un litige impliquant la marque. Contrairement à la déchéance, la marque n’est alors jamais censée avoir existé. Le rejet ou la nullité de la marque peuvent être partiels : l’office ou le juge peuvent décider d’annuler ou de refuser à l’enregistrement la marque pour certains produits ou services seulement, pour lesquels elle serait trompeuse, mais la laisser subsister pour d’autres. Il a ainsi été jugé que la marque « Lavablaine » était déceptive pour des tissus en laine ou en coton, qu’ils soient ou non lavables. Cela n’aurait pas été le cas si la marque avait désigné des tissus en laine lavables[14].

 

 

[1] A. BARNAY, La prohibition des marques trompeuses, in L’examen des marques à l’épreuve de la pratique, colloque de l’IRPI, 1983, Litec, p. 27

[2] certains auteurs ont fait remarquer que la contrariété à l’ordre public et le vice de déceptivité sont proches l’un de l’autre, puisque la prohibition de la déceptivité vise à éviter que la marque ne devienne l’instrument d’une fraude ou d’une concurrence déloyale. Cette conception est néanmoins discutée, selon que l’on retient une conception plus ou moins large de la notion d’ordre public : Répertoire de droit commercial, Marque de fabrique, de commerce ou de service – Caractère du signe choisi, Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Dalloz, octobre 2006, actualisation décembre 2019, §140 ; v. aussi P. ROUBIER : Le droit de la propriété industrielle Sirey 1952 T 1 p. 559.

[3] v. pour l’annulation d’une marque « Biogurt » pour des yaourts sans ferments bulgares : TGI Lyon, 8 juin 1960, RTD Com. 1960 577

[4] CJCE 28 janv. 1999, aff. C-303/97 PIBD 1999. 674. III. 166 ; v. aussi CJCE 2 févr. 1994, aff. C-315/92, Rec. I. 317, PIBD 1994. 568. III. 323 ; 29 juin 1995, aff. C-456/93, Rec. I. 1737, PIBD 1995. 596. III. 457

[5] CA Paris, 12 oct. 1988, Ann. propr. ind. 1990. 10 ; 25 janv. 1989, Ann. propr. ind. 1990. 155 ; 1er juin 1992, PIBD 1992. III. 493, pour l’usage de l’emblème du Conseil de l’Europe

[6] CA Paris, 15 mars 1988, Régie-France, D. 1988, IR 108, PIBD 1988. III. 371 ; CA Paris, 11 oct. 1982, France-Vin, Ann. propr. ind. 1983. 59 ; 26 nov. 1979, « France Chauffage », Ann. propr. ind. 1980. 363 ; 28 sept. 1979, « Médical France », Ann. propr. ind. 1980. 363 ; 25 févr. 1988

[7] TGI Seine, 10 janv. 1962, Ann. propr. ind. 1962. 220, RTD com. 1963. 311, obs. P. Roubier et A. Chavanne), le terme « Bologna » pour des pâtes qui ne proviennent pas d’Italie (CA Paris, 3 juin 1981, PIBD 1981. 288. III. 217)

[8] Com. 10 oct. 2018, n° 16-27.856, Dalloz IP/IT 2018. 692, obs. K. DISDIER-MIKUS et H. MIEREANU; PIBD 1100. III. 554), cité par Recueil Dalloz, Droit des marques, J.P. CLAVIER, N. MARTIAL-BRAZ – D. 2019. 453

[9] pour une liste plus approfondie, v. J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 8ème éd. 2017, §1608 p.1031 ; v. aussi J. PASSA, Traité de la propriété industrielle, tome 1 : Marques, dessins et modèles, LGDJ, 2ème, éd. 2010 §143, p. 162

[10] la marque « Biogurt » pour des yaourts sans ferment bulgare (TGI Lyon, 8 juin 1960, RTD com. 1960. 577) ; la marque « Capilloserum » pour un produit qui n’était pas un sérum au sens du droit pharmaceutique (CA Paris, 24 mai 1962, Ann. propr. ind. 1963. 68) ; la marque « Mokalux » pour un café de second choix (TGI Paris, 22 avr. 1968, D. 1968. 57, note Fourgoux, RTD com. 1968. 1036) ; le terme « lainé » compris dans une marque de tapis en coton (TA Amiens, 21 mai 1974, Ann. propr. ind. 1974. 150)

[11] Com. 2 mai 2007 n°05-22.029

[12] arrêt Cottonelle, Com. 4 octobre 1988, PIBD 1989 n°450, III, 113

[13] Caractère trompeur : rappel à l’ordre sur les modalités de l’appréciation, J. PASSA, RTD com. 2019. 883

[14] Civ. 19 décembre 1956, Ann. Propr. ind. 1987. 22