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Laisser tomber ses brevets d’invention au nom du développement durable : le pari de Tesla

Elon Musk, le PDG de la firme californienne Tesla a rappelé ce vendredi 1er février que l’ensemble des brevets de l’entreprise de construction de voitures électriques était dans le domaine public : aucune poursuite judiciaire ne sera engagée à l’encontre de quiconque utiliserait de bonne foi un brevet détenu par Tesla. Le but ? Permettre un progrès technologique à l’échelle globale, pour enrayer le réchauffement climatique.

Un renoncement aux brevets qui ne date pas d’hier

Même s’il l’a rappelé vendredi dernier, Elon Musk n’a pas renoncé aux brevets de Tesla la semaine dernière, mais le 12 juin 2014, dans un post publié sur le blog de Tesla. La « nouvelle » n’a donc pas grand-chose de nouveau, mais ne laisse d’étonner. Il est en effet rarissime qu’une grosse entreprise – du secteur de l’industrie de pointe qui plus est – renonce ainsi à des années de recherche et développement et à la protection offerte par un pool de brevets d’invention.

Le renoncement à ses brevets, comment, pourquoi ?

Un acte aussi rare et aussi lourd de conséquences doit bien avoir une explication ! Selon Elon Musk, il s’agit de résoudre la « crise des émissions de carbone ». Un but louable, donc. Mais peut-être pas aussi désintéressé qu’il n’y parait de prime abord…

Brevets d’invention contre open source

Le brevet d’invention est, rappelons-le, un titre de propriété industrielle qui permet de protéger l’invention pendant une durée déterminée (20 ans en France et en Europe) en prohibant l’exploitation par des tiers, non autorisés par le titulaire du titre. Le détenteur d’un brevet peut, à sa guise, empêcher ses concurrents d’exploiter la technologie ou bien leur concéder des contrats de licences, ce qui est une autre façon de valoriser le titre.

Entre les mains d’entreprises, les brevets constituent donc un formidable outil de valorisation (voir à ce sujet notre article sur la valorisation d’entreprises par la propriété intellectuelle). A ce système du brevet s’oppose celui de l’open source, prôné par Tesla : en s’engageant à ne pas poursuivre les exploitants de bonne foi de ses technologies, la firme américaine encourage ses concurrents à produire plus de voitures électriques, des véhicules « propres ». Une démarche suicidaire d’un point de vue financier ? Une aberration à l’égard des efforts de recherche et développement ? Pas tant que cela, à en croire Elon Musk, le décidément très imprévisible PDG.

Renoncer à ses brevets pour lutter contre le réchauffement climatique

Au nom du développement durable, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, Tesla renonce donc à son portefeuille de brevets. Selon le milliardaire américano-canadien, manifestement philanthrope, le but de la démarche est « l’avancement technologique des véhicules électriques ». Le constat est simple : trop peu de voitures « propres » sont aujourd’hui produites, au regard de la part considérables de voitures polluantes. Selon Elon Musk, il en va donc de l’avenir de la planète et de l’humanité que de permettre une production la plus large possible de voitures électriques, qu’elles soient produites par Tesla ou non.

Le raisonnement économique sous-jacent est simple. Le but est de faire croitre le marché de l’automobile électrique dans sa globalité, et non firme par firme. L’offre de Tesla mais aussi l’offre en véhicules électriques de la concurrence aura donc une portée bien plus large auprès du grand public, ce qui permettra à terme d’accroitre la part des voitures électriques dans le parc automobile mondial, et ce, pour le bien de l’écologie.

Pour une fois dans le monde de l’industrie, un dirigeant fait passer l’intérêt de sa firme après l’intérêt de toute une planète. Et de quelle façon ! Il faudrait donc saluer ici un acte d’un désintéressement et d’une altérité inouïs. Et pourtant…

Le chef de l’empire Tesla, qui avait bâti l’entreprise sur des innovations technologiques poussées (et brevetées !) semble donc avoir changé d’avis. Selon lui, les brevets freinent l’innovation plus qu’ils ne l’encouragent. Etrange dans la bouche du dirigeant d’une entreprise qui en fit un usage large pour arriver là où elle se trouve.

Le brevet, un « ticket gagnant pour un procès » ?

Elon Musk, après avoir annoncé le renoncement de Tesla à ses brevets, le justifie. Selon lui, en plus de bloquer l’accès à l’innovation, les brevets seraient un « ticket gagnant pour un procès », chronophage, incertain et surtout très onéreux. Un système qui, à l’en croire, enrichit bien plus les avocats que les inventeurs. Il est vrai que le contentieux des brevets fait parfois l’objet d’une médiatisation importante, et l’on peut penser aux nombreux rebondissements des batailles judiciaires opposant Apple et Samsung, pour ne citer que la plus célèbre.

Et pourtant, Elon Musk indique lui-même dans son communiqué que Tesla a déposé un pool conséquent de brevets, pour éviter que la firme alors naissante ne soit « submergée » par la « capacité de vente » et la « puissance marketing » de ses concurrents. Ceux-ci auraient pu copier la technologie de Tesla et peut-être, lui faire de l’ombre. Même s’il assure s’être trompé et s’il constate qu’aujourd’hui, il n’a pas de réel concurrent sur le marché de l’électrique (concernant l’autonomie de la batterie ou le volume de production de ses concurrents), c’est sûrement, et au moins en partie, grâce aux brevets de Tesla.

En outre, le renoncement de Tesla à ses brevets n’est pas un acte totalement gratuit. Juridiquement parlant, Tesla promet seulement de ne pas poursuivre des concurrents qui auraient en temps normal pu être qualifiés de contrefacteurs, mais à conditions que lesdits concurrents utilisent la technologie « de bonne foi ». Que faut-il comprendre ? Il semble que Tesla n’appelle pas exactement ses concurrents à venir se servir dans sa technologie, mais plutôt à collaborer avec elle, ce que certains voient comme une « contrepartie non-financière » au renoncement. En effet, le communiqué d’Elon Musk indique tendre vers une « plateforme technologique commune à évolution rapide ». Du donnant-donnant donc ! Les concurrents qui souhaiteraient se servir impunément de la technologie Tesla seraient donc priés de bien vouloir alimenter cette « plateforme technologique » de leurs propres technologies, ce qui constitue sans doute la « bonne foi » à laquelle fait référence Elon Musk.

Tesla, qui met ses brevets à disposition, a donc à apprendre de ceux de ses concurrents. Pas si inutiles que ça les brevets ! S’il les trouve trop onéreux, on ne pourrait que conseiller à Elon Musk de faire des économies en dépôt de brevet en ayant recours à la blockchain pour protéger ses futures innovations !

Loi PACTE et brevet d’invention : vers une démocratisation de la protection des inventions

Le but du projet de loi PACTE adopté par l’Assemblée nationale le mardi 9 octobre 2018 est, en matière de propriété intellectuelle, de rendre le brevet d’invention plus accessible, notamment aux PME. Elle propose pour cela plusieurs avancées.

Des avancées du système français du brevet d’invention

Le brevet d’invention coûte cher et est relativement compliqué à mettre en place, raison pour laquelle il est boudé par les PME françaises, alors même qu’il permet de rester compétitif. Le projet de loi PACTE veut remédier à ce problème et propose trois avancées majeures. Deux de ces innovations tiennent au renforcement de la qualité du brevet au travers de procédures d’examen et d’opposition devant l’INPI, tandis que la troisième tient au renforcement des certificats d’utilité.

Le certificat d’utilité français : marchepied vers le brevet d’invention

Le certificat d’utilité, version simplifiée du brevet d’invention, est un titre de propriété industrielle dont la durée est de six ans (contre vingt pour ans pour le brevet). En contrepartie, le certificat d’utilité est moins contraignant puisqu’il ne donne pas lieu à un rapport de recherche, pas plus qu’à un examen de fond devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Force est donc de constater que cette souplesse ôte les PME d’une lourdeur administrative, ce qui fait du certificat d’utilité un bon moyen de protection d’une invention.

En outre, si une demande de brevet peut être transformée en demande de certificat d’utilité, l’inverse est aujourd’hui impossible (qui peut le plus peut le moins, semble-t-il).

L’article 40 de la loi PACTE se propose de changer cet état des choses en modifiant l’actuel article L.612-15 du Code de propriété intellectuelle (CPI) qui allonge la durée de vie du certificat d’utilité, qui de six ans passe à dix ans, et qui permet qu’une demande de certificat d’utilité se transforme en demande de brevet (qui peut le moins pourra aussi le plus, désormais). L’idée est bien entendu de faciliter l’accès à une protection relativement « bon marché », ne nécessitant pas de s’étendre hors de France (rapport Lescure, p. 663 et 664). Le certificat d’utilité fera désormais office de marchepied vers le brevet d’invention, facilitant l’accès des PME à une protection plus forte de leurs innovations.

Cette accessibilité accrue au brevet d’invention n’occasionnera toutefois pas une baisse de la qualité du titre délivré, puisqu’en effet la loi PACTE prévoit deux mesures visant à redynamiser le brevet : la mise en place d’une procédure d’opposition et le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI.

La mise en place d’une procédure d’opposition devant l’INPI : la France rattrape son retard européen

Les critiques adressées actuellement au brevet tiennent en premier lieu au caractère limité de l’examen de la demande de brevet française. En effet, l’INPI n’a pas la possibilité de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, mais seulement pour défaut manifeste de nouveauté (article L.612-12 du CPI). En second lieu, la seule possibilité à l’heure actuelle pour un tiers gêné par un brevet français est d’engager une action en nullité devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, puisqu’il n’existe pas de recours administratif contre une décision de délivrance d’un brevet français par l’INPI. En la matière, la France est en queue de peloton, puisque l’OEB connait un tel système de recours administratif (v. notre étude sur le brevet européen), de même que de nombreux pays européens (notamment l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, mais aussi plus loin de nous, le Japon ou les Etats-Unis).

L’article 42 du projet de loi PACTE prévoit donc la mise en place d’une telle procédure, qui permettrait de renforcer la sécurité (et la crédibilité) du brevet français en permettant aux tiers de contester plus facilement un titre non valable. La loi ne fixe toutefois pas les modalités d’une telle procédure, concernant notamment son coût, les recours et les délais, puisque lesdites formalités seront fixées ultérieurement par décret.

En attendant les modalités plus précises de mise en œuvre qui interviendront pas ordonnance, il est tout de même possible de saluer l’effort d’adaptation du système français du brevet d’invention par rapport au système européen. Cette adaptation passe d’ailleurs aussi par le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI.

Le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI

L’INPI ne possède à l’heure actuelle pas la possibilité de rejeter une demande pour défaut d’activité inventive, pas plus que pour absence d’invention brevetable. Il faut en effet que l’invention souffre d’un défaut manifeste de nouveauté pour qu’il soit possible de rejeter la demande (v. supra).

Le projet de loi PACTE se fait fort de corriger cette lacune, à son article 42 bis, qui modifierait l’actuel article L.612-12 du CPI. Serait ainsi offerte à l’INPI la possibilité de rejeter une demande de brevet d’invention lorsque l’invention souffre d’un défaut de nouveauté, qui n’aura donc plus besoin d’être « manifeste », lorsque l’activité inventive fait défaut ou lorsque l’invention n’en est finalement pas une au sens de l’article L.611-10 alinéa 2 du CPI.

L’objectif de la réforme est simple : il s’agit de donner aux professionnels (et notamment aux PME qui déposent 4 fois moins de brevets que les PME allemandes) une confiance nouvelle dans le brevet français. Outre les difficultés procédurales, le coût total de la demande et du maintien peuvent expliquer les difficultés actuelles des petites entreprises à protéger efficacement leur inventions. A cet égard, l’utilisation de la technologie Blockchain peut dès aujourd’hui faire changer cet état de choses.

La Blockchain en matière de propriété industrielle : une aide supplémentaire à la protection de l’innovation

L’objectif du projet de loi PACTE, on l’a vu, est à la fois de redynamiser le brevet français par rapport aux systèmes étrangers, et de le rendre accessible aux petites entreprises, qui atteindraient par là un surcroît de compétitivité.

En se plaçant maintenant du seul point de vue des innovateurs et des inventeurs, force est de constater que la technologie Blockchain s’impose comme une aide de taille. Rappelons simplement que cette technologie, par l’horodatage certain d’une donnée dans un registre informatique infalsifiable et décentralisé permet, en matière de propriété intellectuelle, (il existe d’autres usages) de rapporter la preuve de la date certaine d’une innovation et ou d’une invention.

Quatre de ses avantages peuvent en effet intéresser les déposants de brevets. Le premier d’entre eux est indéniablement son coût, problème principal rencontré par les TPE/PME. En effet, l’ancrage Blockchain est très peu coûteux, ce qui permet de protéger des éléments d’actif immatériel qui jusque-là ne l’étaient pas dans certaines entreprises. Cet ancrage est de plus très sécurisé puisqu’il n’emporte pas divulgation de l’élément protégé : seule une empreinte numérique inintelligible est inscrite sur la blockchain. Du point de vue du déposant, on le sait, la procédure de mise au point d’une invention brevetable peut s’étaler dans le temps. Or le droit des brevets ne permet de breveter qu’une invention finie. Impossible alors de protéger chaque étape du processus créatif (du croquis à l’épreuve 3D). C’est un des avantages majeurs de la blockchain, qui permet une protection « au fil de l’eau » du processus créatif, de toute la phase d’avant-brevet, qui se trouve ainsi protégée de bout en bout, jusqu’à ce que le dépôt auprès de l’INPI intervienne : le caractère économique de la Blockchain permet d’ailleurs de procéder à de multiples ancrages. Enfin, la Blockchain est internationale by design, c’est-à-dire par nature. C’est un avantage considérable qui abolit les frontières de protections classiques entre les Etats : pour le même coût, le déposant protège son innovation ou sa création partout dans le monde ![1]

Les facilitations apportées par la technologie Blockchain d’une part et par le projet de loi PACTE d’autre part sonnent comme un message d’espoir et d’encouragement à l’innovation, surtout lorsque l’on sait que la possession par une entreprise de droits de propriété intellectuelle augmente indéniablement sa valeur. La Blockchain ne remplacera pas les bonnes pratiques que nous connaissons, telle n’est pas sa vocation. Sa vocation est de les seconder, de les accompagner, en accompagnant à la fois les innovations du législateur et celles des innovateurs : le projet de loi PACTE en est un très bon double-exemple.

[1] La Blockchain a d’ailleurs récemment été reconnue comme preuve dans un contentieux en matière de propriété intellectuelle par le Tribunal Internet de Hangzhou (v. notre article)


Preuve Blockchain en Chine : la reconnaissance judiciaire

Le 28 juin 2018, le “tribunal ” internet de Hangzhou a rendu une importante décision dans le domaine de la propriété intellectuelle en admettant un dépôt blockchain à titre de preuve dans le cadre d’un contentieux de propriété intellectuelle.

La preuve blockchain, à l’épreuve du droit

Une affaire de contrefaçon

À l’origine de l’affaire, une société publicitaire chinoise, Huatai Yimei, a constaté une violation de ses droits de propriété intellectuelle sur le site d’une autre entreprise, Daotong. Afin d’empêcher toute dissimulation par Daotong, Huatai Yimei a pris des captures d’écrans et enregistré le code source du site via l’intermédiaire d’un service tiers de certification. Ces captures ont été certifiées via un horodatage dans la blockchain Bitcoin.

Huatai Yimei a alors porté l’affaire devant le “tribunal internet” de Hangzhou.

Dans cette affaire, les juges devaient déterminer si un ancrage blockchain peut constituer un moyen de preuve admissible.

La reconnaissance de la preuve blockchain

À l’issue du jugement, l’admissibilité de la preuve blockchain est confirmée. Par ailleurs, les juges ajoutent “qu’il convient de maintenir une approche ouverte et neutre face à l’utilisation de la blockchain afin d’analyser des cas d’espèces. On ne peut l’exclure en raison de sa complexité, ni la favoriser en raison de son infalsifiabilité et sa traçabilité.”

Afin d’aboutir à ce résultat, l’argumentation s’appuie sur l’article 8 de loi chinoise sur la signature électronique qui énonce les critères d’admissibilité d’un message électronique en tant que preuve.

La décision se fonde notamment sur la crédibilité des moyens techniques d’obtention des preuves, et sur l’intégrité de la preuve blockchain.

Le dépôt prétendant prouver une contrefaçon, il était important de s’assurer que les captures provenaient bien du site de Daotong en évaluant la crédibilité des moyens d’obtention de preuves.

Il est décrit que le service tiers capture automatiquement la page et le code source d’un site à partir de son adresse URL. Le contenu est alors ancré dans la blockchain Bitcoin sans intervention humaine. Ainsi, l’automatisation de la capture et le dépôt empêche toute modification des preuves par un plaignant malintentionné. Le fonctionnement des outils de capture est d’ailleurs vérifiable, puisque développés en open source. Par conséquent, le processus a été considéré comme crédible.

Quant à l’intégrité de la preuve blockchain, les juges ont mis en avant :

  • le caractère d’immuabilité de la blockchain Bitcoin,
  • la comparaison et concordance de l’empreinte numérique des captures avec l’empreinte présente sur la blockchain,
  • la cohérence de la date de capture du site avec la date du dépôt blockchain.

Les enseignements de cette décision

Dans le monde de la blockchain, cette décision est la bienvenue. En effet, elle permet d’éprouver la valeur probante d’un dépôt blockchain devant la justice et son équivalence aux autres modes d’horodatage pour la première fois en Chine.

Cependant, la décision précise bien que l’admissibilité d’une preuve blockchain sera reconnue au cas par cas.

Il est probable que la blockchain utilisée puisse déterminer l’admissibilité et la valeur de la preuve en fonction des différentes garanties offertes. Par exemple, la blockchain Bitcoin, utilisée dans cette affaire, est reconnue comme très sécurisée. Au contraire, on peut douter de la protection offerte par une blockchain privée, moins résistante à la falsification.

En France, la preuve de la contrefaçon est libre (Art. L615-5 CPI). Techniquement, la preuve blockchain emploie des moyens susceptibles de renforcer l’intégrité de la preuve depuis la date de dépôt par rapport à un service de certification classique.


Brevet européen et brevet unitaire européen : les faux jumeaux

Selon le rapport annuel de l’année 2016 de l’Office Européen des Brevets, 159 353 demandes de brevets ont été déposées durant l’année, dont 48% en provenance des Etats de l’Union Européenne et 25% en provenance des Etats-Unis. Même si le droit des brevets est un milieu où la concurrence internationale est rude, la construction européenne semble toutefois offrir une réponse intéressante en matière de propriété intellectuelle.

Les intérêts de l’étude du droit des brevets d’invention sont multiples, a fortiori au niveau européen. En effet, force est de constater que le brevet d’invention constitue une véritable arme stratégique pour les agents économiques. Ces derniers peuvent l’utiliser de manière offensive pour pénétrer de nouveaux marchés, de manière défensive pour consolider leur position ou asseoir leur politique de recherches et développement. Comme tout titre de propriété, le brevet peut faire l’objet de contrats, notamment de licence, qui permettent d’étendre les possibilités de coopération entre entreprises. Au niveau européen, ces aspects prennent une coloration encore plus stratégique qu’au simple plan national puisque la concurrence est alors exacerbée. Sur le plan international, les licences de brevets apparaissent aussi comme un excellent moyen de crédibiliser les coopérations entre groupes industriels européens.

Le droit de l’obtention du brevet européen

L’obtention du brevet d’invention européen, à la manière des droits nationaux, implique de remplir certaines conditions, tant sur la nature de l’invention que sur la forme de la demande elle-même. Une fois le brevet obtenu, certains tiers peuvent toutefois s’opposer à la délivrance du brevet par le biais de recours ou d’oppositions.

Demande et délivrance du brevet européen

S’intéresser à la demande et la délivrance d’un brevet européen implique d’examiner les conditions que doivent remplir les inventions pour pouvoir être brevetées, mais aussi la procédure de délivrance, qui est sans doute le point où l’effort d’intégration se fait le plus sentir. En effet, l’idée fondamentale du brevet européen est d’instaurer une procédure unique au lieu de plusieurs procédures.

Les conditions de brevetabilité

Les articles 52 et suivants de la Convention de Munich (CBE) font état des conditions à la fois positives et négatives de la brevetabilité. Il est intéressant de noter que ces conditions sont reprises en droit français dans le Code de propriété intellectuelle (article L.611-10 CPI), témoin du travail d’harmonisation et de simplification opéré. L’article 52 de la CBE, modifié en 2000 pour être rendu compatible avec l’Accord ADPIC (Aspects des droits de propriété industrielle liés au commerce) dispose ainsi que « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». Concernant les conditions positives de brevetabilité, celles-ci sont au nombre de trois à la lecture de ce texte, puisqu’il faut, pour être brevetable, que l’invention en question soit nouvelle, dotée d’une activité inventive et susceptible d’une application industrielle.

Par le critère de nouveauté, on estime que l’invention ne doit pas être comprise dans l’état de la technique (art. 52-1 CBE, L.611-11 CPI), sachant que l’état de la technique constitue tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande par une divulgation écrite ou orale, par un usage établi dans un métier donné ou toute autre description connue. Une invention qui aurait déjà été divulguée (par son inventeur ou un de ses proches) serait ainsi exclue de la brevetabilité, d’où l’intérêt de faire signer des accords de confidentialité à ses collaborateurs. De plus, l’invention n’est pas brevetable si un document antérieur au dépôt contient des informations qui permettent à l’homme du métier de réaliser l’invention.

La seconde condition est remplie si l’invention procède d’une activité inventive, c’est-à-dire ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique aux yeux d’un homme du métier (art. L.611-14 CPI, 56 CBE). L’homme du métier est ici, comme feu le bon père de famille en droit civil, le travailleur exerçant dans le domaine d’activité où un problème est résolu par l’invention et qui dispose des connaissances techniques normales dans son secteur d’activité. En appréciant la nouveauté ou non de l’invention au regard des connaissances normales d’un homme du métier normal, on en déduit le dépassement de l’état de la technique par l’invention et donc le caractère inventif de cette dernière.

Enfin, l’invention que l’on souhaite breveter doit être susceptible d’application industrielle. Cela implique que l’objet de l’invention puisse être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie (art. 52 et 57 CBE, L.611-15 CPI). Sont ainsi écartées de la brevetabilité les inventions purement abstraites, sans application concrète. Il semble qu’une finalité économique puisse constituer une application industrielle[1]. Ce critère permet de renforcer l’exclusion des théories scientifiques du domaine de brevetabilité, ainsi que toute invention irréalisable.

Concernant les conditions négatives de brevetabilité, le législateur dresse une liste des domaines où le dépôt de brevet est impossible même si les trois conditions susmentionnées sont remplies. Ainsi, l’article L.611-10 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle et les articles 53 et suivants de la CBE disposent que les idées, les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les plans, les principes, les méthodes, les présentations d’information, les créations esthétiques et les programmes d’ordinateur[2] ne peuvent pas être considérés comme des inventions brevetables. De manière plus contemporaine, sont exclus de la brevetabilité l’ordre public et le vivant (c’est-à-dire le corps humain, ses éléments, les gènes, les embryons humains, les procédés de clonage humain, les procédés de modification génétique sur des humains ou des animaux, les méthodes de traitement chirurgical, les méthodes de diagnostic, les obtentions végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques). Le contrôle du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs en droit des brevets est particulièrement délicat puisqu’il est difficile au niveau de la délivrance de connaitre les modalités précises d’exploitation du titre[3].

Une fois remplies les conditions positives et négatives de brevetabilité, la procédure de délivrance du brevet européen se met en place.

La procédure de délivrance du brevet européen

La demande de dépôt de brevet peut être faite soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseil en propriété industrielle, mandataire en brevet. La demande peut être faite soit à l’OEB à Munich, soit aux bureaux de l’OEB à la Haye, soit encore auprès d’un office national d’un Etat membre de la CBE (en France, l’INPI, sur la procédure nationale, voir un de nos précédents articles). L’office national saisi transmet alors sans délais la demande à l’OEB qui apposera la date de réception de l’office national et informera le déposant de la réception.

L’article 78 de la CBE renseigne sur le contenu de la demande, qui doit obligatoirement comprendre la requête en délivrance, une description de l’invention, une ou plusieurs revendications, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications[4]. Le déposant indique dans sa demande dans quels Etats il souhaite être protégé par le brevet.

Ainsi, la description doit être suffisamment claire et complète pour pouvoir permettre à un homme du métier de reproduire l’invention. Les revendications définissent le contenu du droit du breveté en délimitant les domaines dans lesquels l’invention va être appropriée. Les revendications, fondées sur la description, limitent donc la portée du brevet (art. 84 CBE). La procédure de délivrance à proprement parler débute dès que le dépôt est régulièrement formé au regard du contenu de la demande qui vient d’être évoqué. La procédure de délivrance auprès de l’OEB se décompose en trois temps : la recherche documentaire, la publication et l’examen.

Ainsi, sur le fondement de l’article 92 de la CBE, la Division de recherche de l’OEB procède à une recherche documentaire qui met en évidence des éléments de l’état de la technique pour permettre d’apprécier la nouveauté et l’activité inventive de l’objet du dépôt. Les recherches sont effectuées sur la base des revendications et aboutissent à la rédaction d’un rapport de recherche qui sera notifié au demandeur avec la copie de tous les documents cités. Depuis la révision de la CBE de 2000, le processus de recherche n’est plus divisé entre Munich et la Haye, mais centralisé à une agence de l’OEB à Berlin.

Dix-huit mois à compter du dépôt, l’OEB publie la demande de brevet européen au Bulletin Européen des Brevets. Cette publication, automatique, intervient dans la langue de dépôt, seules les revendications étant traduites dans les deux autres langues de procédures de l’OEB (les trois langues étant le français, l’anglais et l’allemand). Si la demande comporte des éléments contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, la publication les omet. Le rapport de recherche est publié en même temps que la demande s’il est disponible. La publication de la demande de brevet européen permet aux tiers de formuler des observations au sujet de la brevetabilité de l’invention, étant entendu que le déposant bénéficie d’une protection temporaire et pourrait demander des indemnités à toute personne ayant exploité son invention sans son accord. Cette protection temporaire, fondée sur l’article 67 CBE se justifie par la durée de la procédure d’examen qui s’étale en moyenne entre quatre et six ans. C’est aussi au moment de la publication que le déposant peut choisir le mode de protection, européen ou unitaire qu’il souhaite donner à son brevet (v. infra).

Enfin, l’examen de la brevetabilité au fond n’intervient qu’à la demande du déposant, dans les six mois de la publication. Si cette demande n’intervient pas, ou hors délai, le dépôt est réputé retiré. C’est aussi à cette occasion que le déposant paie les taxes nécessaires. La Division d’examen nomme trois examinateurs qui apprécient la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle de l’invention objet du brevet, ainsi que les exclusions de brevetabilité, l’unité de l’invention, son exposé et la clarté des revendications. À tout moment de la procédure, si les examinateurs estiment que les conditions de brevetabilité ne sont pas remplies, ils en informent le déposant qui peut alors présenter des observations écrites et même modifier sa demande. In fine, la Division d’examen décide soit de rejeter définitivement la demande, soit de délivrer le brevet européen pour les Etat qui sont désignés. A titre d’exemple, le coût moyen de délivrance d’un brevet européen maintenu dix ans et désignant huit pays est d’environ 35 000 euros[5].

Toutefois, la délivrance du brevet ne clôt pas cette procédure de délivrance, puisqu’une procédure d’opposition est prévue dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de délivrance du brevet européen.

Les oppositions et recours à l’encontre du brevet européen

Une fois le brevet obtenu, son titulaire ne jouit pas toujours immédiatement des droits attachés à un tel titre, puisqu’il devra parfois supporter une opposition, un recours ou une procédure en révision contre son brevet.

Conditions d’admission et procédure de l’opposition

La CBE permet aux tiers de mettre en œuvre une procédure d’opposition dans un délai de neuf mois à compter de la publicité de la mention de délivrance du brevet européen. Cette procédure permet une annulation des effets du brevet depuis le début de la procédure ou une limitation du brevet. Tout l’intérêt d’un tel mécanisme est d’intervenir dans un délai très bref, évitant les contentieux plus tardifs où des nullités peuvent emporter l’anéantissement rétroactif d’années entières d’exploitation. Aux termes de l’article 99 CBE, l’opposition peut être formée par toute personne, physique ou morale, personnellement ou pour le compte d’un tiers sous réserve de l’absence de fraude à la CBE. Il n’est pas nécessaire de démontrer un intérêt à agir même si le titulaire d’un brevet n’est pas recevable à former une opposition contre son propre titre. L’opposition, qui peut intervenir au cours d’une action en contrefaçon, n’est réputée formée qu’après le paiement d’une taxe d’opposition.

L’opposition doit être présentée par écrit à l’OEB et être motivée. L’article 100 de la CBE énumère les cas d’ouverture de l’opposition. Ainsi, le défaut de brevetabilité de l’objet du brevet, le manque de clarté et de précision de l’invention pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ou encore le dépassement de l’objet du brevet au-delà de la demande comme déposée sont les trois cas d’ouverture de la procédure d’opposition.

Une fois la procédure d’opposition initiée et ses conditions vérifiées par la Division d’opposition, s’ensuit une procédure en principe écrite entre le breveté et l’opposant, où la charge de la preuve des éléments susceptibles d’entraîner la révocation du brevet pèse sur ce dernier et où le doute bénéficie au breveté. Ce dernier peut d’ailleurs modifier son brevet pour le faire coïncider avec les réquisitions de l’opposant, même si cette possibilité est encadrée pour qu’elle ne puisse pas servir au breveté à améliorer son brevet abusivement.

La Division de l’opposition saisie peut soit rejeter l’opposition confirmant ainsi le brevet, soit révoquer le brevet comme le demandait l’opposant, soit encore modifier le brevet, en accord avec le breveté. La décision de la Division est alors publiée en même temps qu’un nouveau fascicule de brevet européen en cas de modification, les Etats désignés en étant avertis. En tout état de cause, les décisions de la Division de l’opposition sont susceptibles de recours devant une Chambre de recours.

Pour autant, la voie de l’opposition n’est pas la seule qui est offerte aux tiers qui souhaitent remettre en cause les droits du breveté, puisque la CBE prévoit des possibilités de recours ou de révision.

Les recours et la procédure en révision

Moyennant une taxe spécifique, une partie concernée par une décision de n’importe laquelle des Divisions peut former un recours suspensif devant une Chambre des recours dont les décisions ne sont susceptibles d’appel que devant la Grande Chambre des Recours de l’OEB. Le recours doit être formé par la partie défaillante dans un délai de deux mois à compter de la décision initiale. Si le recours est recevable, l’instance qui avait rendu la décision incriminée peut modifier de manière préjudicielle sa décision. Si tel n’est pas le cas dans un délai de trois mois, le litige est alors porté devant une chambre de recours, qui peut alors soit confirmer la décision rendue en première instance, soit la modifier.

Depuis la révision de la CBE en novembre 2000, la Convention de Munich prévoit que la Grande Chambre des Recours de l’OEB peut connaitre de recours formés contre des décisions de Chambres de recours. Auparavant en effet, la Grande Chambre ne pouvait connaitre que des questions fondamentales de droit posées par le Président de l’OEB ou une Chambre de recours. La nouveauté de la révision offre donc un recours, un peu à la manière d’un pourvoi en cassation, qui est toutefois soumis à des cas d’ouverture très restrictifs puisque seuls un vice fondamental de procédure ou la commission d’une infraction pénale peuvent permettre d’exercer le recours. Une commission spéciale est alors nommée pour examiner la recevabilité du recours. La décision rendue par la Grande Chambre des Recours fait l’objet d’une publicité.

Une fois le brevet obtenu et reconnu valable, son titulaire peut commencer à l’exploiter. L’exploitation est alors d’autant plus intéressante que les enjeux stratégiques et financiers sont importants au niveau européen.

Le droit de l’exploitation du brevet européen

Le droit de l’exploitation d’un brevet d’invention européen est soumis à un régime juridique relativement complexe, mêlant droit européen et droit national, régime qui pourrait toutefois se simplifier sous l’impulsion de projets visant à une harmonisation toujours plus poussée de la matière au niveau communautaire, comme la Juridiction Unifiée du Brevet et le Brevet Unitaire Européen.

Régime juridique du brevet européen et articulation avec le droit français

Le droit d’exploiter un brevet européen comporte des droits et quelques obligations qui sont prévus en partie par la CBE dans un régime juridique unique, et en partie par les droits nationaux, ce qui pose la question de l’articulation de ces deux sources.

Le régime juridique du brevet européen stricto sensu

L’originalité de la démarche du brevet européen est, qu’une fois délivré, il éclate en un faisceau de brevets nationaux, autant que d’Etats désignés dans la demande de brevet. En cela, il n’y a pas de brevet européen en tant que tel, mais une demande centralisée qui éclate ensuite en plusieurs titres. L’objet du brevet sera donc protégé par plusieurs brevets nationaux. Le brevet européen est donc en réalité soumis à un double régime : sa validité, sa portée et sa propriété sont du ressort de la loi européenne c’est-à-dire la CBE, tandis que les autres règles concernant les droits découlant du brevet et la sanction de la contrefaçon sont soumises à la loi nationale.

Ainsi, le brevet européen protège l’invention pour une durée de vingt ans (art. 63 CBE). Une modification de l’article 63 CBE intervenue le 17 décembre 1991 permet aux Etats membres de prolonger la durée du brevet européen si l’invention nécessite une autorisation administrative pour être commercialisée.

L’article 64 de la CBE liste les prérogatives constituants la protection offerte au breveté. Cette protection consiste dans le droit du propriétaire d’interdire à un tiers la fabrication, l’offre ou la commercialisation du produit breveté ainsi que l’utilisation d’un procédé protégé par brevet. Le brevet apparait donc comme un « droit d’interdire », mais une partie de la doctrine considère le brevet comme un réel titre de propriété, conférant à son titulaire des droits positifs[6]. Ce principe subi une exception : le cas où le titulaire du brevet autorise le tiers à effectuer un de ces actes normalement interdit. Il a parfois intérêt à le faire dans le cadre de contrats comme des licences d’exploitation, qui relèvent d’une stratégie de valorisation de ce titre de propriété industrielle.

Le brevet ne confère toutefois pas uniquement des droits à son titulaire, puisque ce dernier sera tenu de deux obligations : celle de payer les annuités, c’est-à-dire les taxes dues à l’OEB tous les ans pendant la durée de la protection maximum de 20 ans, et celle d’exploiter effectivement l’invention. La sanction du non-respect de cette obligation n’est pas la déchéance du brevet,[7] mais la possibilité pour un tiers d’obtenir de plein droit une licence du brevet après un délai de trois ans sans exploitation.

La question des langues n’est toutefois pas totalement réglée. Si, en principe, la langue faisant foi est celle de la langue de procédure, parmi les trois langues de travail (anglais, français et allemand). Toutefois, un Etat peut prévoir une traduction du brevet qui fera foi sur son territoire national. Le Protocole de Londres, du 29 juin 2001 n’affecte toutefois aucune conséquence juridique aux éventuelles distorsions du sens du brevet suite à la traduction dans une langue nationale : les contrefacteurs risquent de pouvoir travailler sur l’interprétation plus ou moins douteuse du texte du brevet.

La possibilité de délivrer un brevet à un niveau européen ne doit pas faire oublier la possibilité toujours présente des brevets nationaux. Se pose dès lors la question de l’articulation de ces deux niveaux de protection entre eux.

L’articulation du droit de brevet européen avec le droit français du brevet

Le premier effet d’un brevet européen accordé et éclaté en un faisceau de brevets nationaux est précisément de créer une série de brevets nationaux. Mais il arrive qu’un brevet européen au lieu d’éclater en multiples brevets nationaux, ne se transforme en un unique brevet national. Ce processus de transformation est prévu à l’article 66 de la CBE et ses conditions sont établies par l’article 135 CBE. En effet, si une demande de brevet européen déposée en France n’a pas été transmise à l’OEB dans un délai de 14 mois à compter de la date de dépôt, le brevet est réputé retiré au niveau européen et une requête de transformation doit être déposée dans les trois mois à compter de la notification du retrait fictif du brevet.

En dehors de ce cas particulier, et lorsque le brevet européen aboutit, on observe un cumul des protections. L’article 139.3 CBE renvoie aux législateurs nationaux le soin de décider du cumul ou de la coexistence des protections. Pour ce qui est de la France, le cumul existe tant que le brevet européen désignant la France n’est pas irrévocable (articles L.614-13 et L.614-14 CPI). Lorsqu’il le devient (v. supra sur les procédures d’opposition et de recours), le cumul cesse et le brevet européen désignant la France se substitue au brevet français. Le cumul est donc temporaire.

Ce cumul a plusieurs conséquences. Ainsi, le transfert, la concession ou le nantissement de la demande de brevet ou du brevet français sont interdits durant la période de cumul. Cette interdiction est à peine de nullité (article L.614-14 alinéa 1er)[8]. De plus, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu’à la fin du cumul si une action en contrefaçon est engagée sur le fondement du brevet français. A l’issue de ce cumul, le demandeur à l’action en contrefaçon peut étendre son action au brevet européen. L’idée est d’englober un champ de brevetabilité le plus large possible dans la protection d’une action en contrefaçon. Il existe en outre une interdiction du cumul des infractions : il est impossible de poursuivre sur le fondement d’un second brevet un contrefacteur condamné sur le fondement d’un premier brevet, pour les mêmes faits.

Certains projets ont pourtant vocation à simplifier le droit européen du brevet, en l’harmonisant au plus haut point, ce qui permettrait de mettre un terme aux hésitations qui se font parfois sentir dans la pratique. Il s’agit notamment du projet de Brevet Unitaire Européen (BUE).

L’avenir du brevet européen : le projet de Brevet Unitaire Européen

Il ne manquait qu’un outil au système européen du droit des brevets pour qu’il soit le plus intégré possible : un seul et même brevet pour tous les Etats signataire de la CBE. C’est le but visé par le projet du Brevet Unitaire Européen (BUE).

Ce dernier permettrait en effet d’obtenir une protection valable dans les 25 Etats membres participant à la JUB (notre article sur ce sujet, à paraitre). Ses avantages sont multiples mais se situent surtout sur le plan économique. En effet, le brevet européen actuel doit être maintenu en vigueur de manière individuelle dans chaque Etat désigné par la demande de brevet européen (v. supra), ce qui implique le paiement de taxes dans chacun de ces pays. Ce processus, évidemment coûteux, est au surplus complexe, puisque les procédures et les exigences de validation peuvent varier d’un Etat à l’autre. On peut notamment penser aux coûts de traduction, aux frais de mandataire ou de représentation. Le brevet unitaire sera en effet soumis à une seule taxe, auprès de l’OEB, qui servira de « guichet unique » et qui assurera seul toute l’administration post-délivrance, réduisant par le même coup les frais et la charge de travail administrative. Des coûts particulièrement attractifs sont prévus pour les PME, les organisations sans but lucratif ou les universités.

Le fonctionnement du BUE reste néanmoins simple puisqu’il s’appuiera sur le modèle du brevet européen délivré par l’OEB suivant les règles de la Convention de Munich (CBE). Ainsi, la procédure ante-délivrance restera la même qu’étudiée précédemment tant au niveau de la recherche que de l’examen. Cela permettra d’assurer un niveau de qualité égal, dont les exigences n’auront pas vocation à s’abaisser corrélativement à l’extension de la protection. L’effet de ce brevet unitaire européen sera donc une protection uniforme sur l’ensemble du territoire des 25 Etats membres. L’idée est de créer une zone régionale de propriété industrielle « forte » pour encourager et attirer l’investissement dans l’innovation et concurrencer les Etats-Unis, premiers déposants au monde.

Toutefois, des incertitudes se font jour quant à l’entrée en vigueur effective d’un tel système. En effet, ce système est intimement lié à l’avènement de la Juridiction Unifiée du Brevet, dont on sait qu’elle est dépendante de la ratification par au moins treize Etats membres. Sans compter le lobbying des avocats spécialisés contre le projet. Ainsi, si les règlements européens établissant le système du brevet unitaire (n°1257/2012 et n°1260/2012) sont entrés en vigueur le 20 janvier 2013, ils ne s’appliqueront toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur de l’Accord relatif à la JUB, c’est-à-dire le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du 13ème instrument de ratification ou d’adhésion (à condition que les trois États membres où le plus grand nombre de brevets européens a été en vigueur l’année précédant la signature de l’Accord, à savoir la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, soient inclus)[9].

[1] OEB, Chambre des Recours Techniques, 9 novembre 1994
[2] Encore que ce point fasse débat : v. OEB, chambre des recours technique, 19 juill. 2012, noT 313/10 et l’article A. LUCAS, La jurisprudence de l’OEB lie la division d’examen, L’essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 15 octobre 2012, n°9
[3] M. Vivant, « Propriété intellectuelle et ordre public », Mélanges Foyer, PUF 1997, p. 307
[4] les revendications ne peuvent dépasser ce qui est décrit : OEB, ch. Rec., aff. T. 23/86, JO OEB 1987. 316 ; ch. Rec., aff. T. 16/87, JO OEB 1992. 22
[5] répartis comme suit : 14% de taxes perçues par l’OEB, 29% de taxes nationales, 20% de rémunération pour le mandataire européen et 38% pour les frais de traductions divers (source OEB, cité par J. Azema, J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 7ème éd. 2012, §881, p. 532).
[6] J. Azema, J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 7ème éd. 2012, §499, p.325, citant pour soutenir cette thèse, les travaux préparatoires de la loi de 1968 décrivant le brevet comme « la matière du droit de propriété sur la création technique ou l’invention ».
[7] Solution qui était envisagée par le législateur avant 1953.
[8] TGI de Paris, 20 février 2008
[9] pour consulter l’avancée en temps réel des ratifications, il est possible de consulter la page internet du Conseil de l’Union Européenne : http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001


Juridiction Unifiée du Brevet : le lent progrès

Le 26 avril dernier, le Royaume-Uni ratifiait l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), malgré les incertitudes que le Brexit laissait planer sur le sort de ce projet ambitieux.

Le constat de la nécessité d’une juridiction unifiée du brevet

Le système de brevet européen que nous décrivions dans un article précédent comporte des avantages et doit sans doute être applaudi pour le travail d’harmonisation à l’échelle européenne qu’il accompli. Toutefois, la multiplicité des procédures engagées devant les juridictions nationales des brevets nuit à la sécurité juridique, entraîne une divergence de jurisprudence en la matière, ainsi qu’un fractionnement du marché des brevets s’accompagnant d’une augmentation des coûts de procédure. C’est pourquoi le pas de géant que constitue la ratification de l’Accord sur la JUB par le Royaume-Uni apporte un regain d’espoir dans le petit monde des brevets d’invention.

Les débuts difficiles de la Juridiction Unifiée du Brevet

Pourtant, l’aventure semblait mal partie et toute une partie du monde professionnel croyait la JUB mort-née (v. l’intervention du Professeur N. Binctin lors de la table ronde « Quelle place pour la Blockchain en droit français de la propriété intellectuelle ? »).

Mais revenons sur les étapes de la construction de la JUB. En 1999, la conférence des membres de l’OEB décidait à Paris de mettre sur pieds un projet de juridiction unifiée du brevet européen[1]. Le 12 février 2013, un accord relatif à une juridiction unifiée du brevet voit le jour et est signé par 25 Etats membres[2], et est ratifié par la France le 24 février 2014. Il était prévu que l’accord entre en vigueur le 1er janvier 2014. A défaut, l’accord entrait en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion à condition que parmi ceux-ci se trouvent les instruments de ratification ou d’adhésion des trois pays dans lesquels ont été déposés le plus de brevets, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Cet accord n’est toujours pas entré en vigueur à l’heure actuelle, mais les Etats signataires pensent que cela adviendra au cours de l’année 2018. En attendant, un régime transitoire est prévu qui permet aux juridictions nationales de rester compétentes. Le Royaume-Uni ayant contre toute attente ratifié l’accord, l’entrée en vigueur de la JUB n’attend plus que la ratification de l’Allemagne. Il est d’ailleurs possible de consulter la liste des pays ayant ratifié l’accord sur le site internet du Conseil de l’Union Européenne.

La composition de la Juridiction Unifiée du Brevet

Lorsqu’il entrera en vigueur, l’accord mettra en place un centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets, situé à Lisbonne et Ljubljana, un tribunal de première instance, une Cour d’appel, située à Luxembourg et un greffe situé dans les locaux de la Cour d’appel. Le Tribunal de première instance est composé d’une Division centrale (située à Paris), et de Divisions régionales et locales. Les affaires sont réparties entre ces juridictions en fonction de huit sections de spécialités (de A à H, la section H étant par exemple consacrée à l’électricité et la section B aux techniques industrielles et aux transports).

La compétence de la juridiction sera exclusive de celle des juridictions nationales dans les Etats signataires[3]. La Juridiction Unifiée du Brevet connaitra ainsi, aux termes des articles 32s. de l’accord, de toutes les actions en contrefaçon ou menace de contrefaçon de brevets, des mesures visant à obtenir des mesures conservatoires ou encore des actions en nullité de brevets. Les brevets d’invention concernées sont ici bien sûr les brevets européens et les brevets unitaires européens (sur la distinction entre les deux, voir notre article précédent).

Nombreux sont donc ceux qui attendent avec impatience l’entrée en vigueur de cet accord et l’avènement de cette juridiction internationale.

Les avantages attendus de la Juridiction Unifiée du Brevet

Cette juridiction serait en effet un grand progrès et permettrait à des Conseils en propriété industrielle (CPI), ingénieurs de formation, de plaider devant cette juridiction, ce qui n’est pas sans laisser indifférents les avocats spécialisés, qui, aux dires de certains professionnels, exercent un lobbying contre l’entrée en vigueur d’une telle juridiction.

Pourtant, le projet de juridiction unifiée emportera des avantages à la fois sur le plan juridique et sur le plan économique.

Une réduction de l’insécurité juridique par l’unification

Par la centralisation des litiges devant une Cour unique, la jurisprudence en matière de contentieux des brevets sera unifiée et les solutions réellement harmonisées à une échelle européenne. L’insécurité découlant des divergences d’interprétation des différentes Cours nationales sera donc bannie, ce qui ne pourra qu’encourager l’innovation et le dépôt de brevets. De même, les décisions de la Juridiction Unifiée du Brevet (tant en matière d’injonctions que de dommages-intérêts) trouveront à s’appliquer dans toute l’Union Européenne. Enfin, durant toute la durée de vie du brevet, une action centrale en nullité, distincte de la procédure de l’opposition de l’OEB, sera ouverte aux tiers.

Des économies à plusieurs échelles

Outre ces avantages juridiques non-négligeables, il faut aussi mettre en exergue les avantages économiques inhérents à la centralisation du contentieux : le justiciable n’aura pas à mener des procédures parallèles dans plusieurs Etats pour un même contentieux, mais engagera une unique procédure devant la Juridiction Unifiée, réalisant ainsi de substantielles économies sur le plan procédural, ainsi qu’un gain de temps et d’énergie appréciable.

La Juridiction Unifiée du Brevet : un dispositif essentiel à l’avenir du droit des brevets en Europe

Au-delà des avantages incontestables qui viennent d’être évoqués, le dispositif de la Juridiction Unifiée du Brevet semble déterminant pour l’entrée en vigueur d’un système inédit en propriété industrielle : le Brevet unitaire européen, dernière étape de l’intégration régionale en la matière. Il est en effet prévu par les règlements de l’UE n°1257/2012 et n°1260/2012 que ce dispositif entre en vigueur en même temps que la Juridiction Unifiée.

[1] Pour un historique détaillé des évolutions, v. Répertoire de droit européen, Brevets, J. Schmidt-Szalewski et C. Roda, Dalloz, juin 2014, actualisation mai 2017, § 170.
[2] Tous les Etats de l’UE sauf la Croatie, l’Espagne et la Pologne
[3] Pour une étude détaillée de la composition et des règles de compétences complètes de la JUB, qu’il est impossible d’exposer exhaustivement ici, v. Répertoire de droit européen, Brevets, J. Schmidt-Szalewski et C. Roda, Dalloz, juin 2014, actualisation mai 2017, § 184s.


Comment la Propriété Intellectuelle et la Blockchain boostent la valeur de votre entreprise

Selon le Rapport d’analyse sectorielle de l’OEB, paru en octobre 2016, les entreprises évoluant dans un milieu riche en droits de propriété intellectuelle (DPI) ont généré entre 2011 et 2013 plus de 42% du PIB européen, ont fait preuve de plus de résistance à la crise économique et ont mieux rémunéré leurs salariés que les entreprises dotées de moins de DPI. En effet, la propriété intellectuelle constitue un réel levier pour booster la valeur d’une entreprise, peu important sa taille.

La propriété intellectuelle, petite définition à l’attention des entreprises en quête de valeur

La propriété intellectuelle – IP pour Intellectual Property en anglais – est en réalité un large ensemble de droits visant à protéger les innovations dans des domaines aussi variés que l’art, la littérature ou l’industrie. Plus précisément, on divise souvent la propriété intellectuelle en deux branches : la propriété littéraire et artistique d’une part et la propriété industrielle d’autre part.

Propriété littéraire et artistique, quels droits de propriété intellectuelle pour les entreprises ?

La propriété littéraire et artistique a vocation à protéger les auteurs d’œuvres originales (par le droit d’auteur) et les interprètes ou producteurs (par les droits voisins). L’auteur d’une œuvre originale dispose de facto et sans enregistrement préalable d’un droit d’auteur sur sa création (art. L.111-1 CPI). Au sein de l’entreprise, la création en question peut être un écrit, une photo, un logiciel ou une partition musicale.

Concrètement, le droit d’auteur confère de la valeur à l’entreprise en lui attribuant le droit exclusif d’exploiter l’œuvre (droit de représentation, de reproduction et droit de se faire payer sur toutes les ventes de l’œuvre). C’est la forme la plus basique de création de valeur pour une entreprise, qui peut toutefois cumuler cette protection avec des droits de propriété industrielle, qui apporte souvent une très forte valeur ajoutée à l’entreprise.

Propriété industrielle, des droits de propriété intellectuelle à forte valeur ajoutée pour les entreprises

On considère classiquement que la propriété industrielle correspond au droit des brevets, des marques et des dessins et modèles. Mais de manière plus précise, il faut bien reconnaître que la définition de la propriété industrielle est plus complexe qu’il n’y paraît. Ainsi, selon l’article 1er de la Convention d’Union de Paris de 1883, le droit de la propriété industrielle comprend les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce, de service, le nom commercial, l’enseigne, les appellations d’origines, les indications de provenance et la concurrence déloyale. Cette définition est toutefois dépassée, et la doctrine fait aujourd’hui entrer d’autres droits dans la famille des droits de propriété industrielle : les certificats d’obtention végétale, les titres protégeant la topographie d’un semi-conducteur, les secrets d’affaires ou encore le savoir-faire[1].

Parmi les différents droits de propriété industrielle qui viennent d’être évoqués, les brevets d’invention et les marques constituent de véritables outils de création de valeur pour les entreprises (v. infra). A la différence des droits d’auteurs, les droits de propriété industrielle sont des droits enregistrés, ce qui signifie qu’il est nécessaire de les déposer auprès d’un office (en France l’INPI, au niveau européen l’OEB pour les brevets d’invention).

Etablir une stratégie multi-niveaux fondée sur la propriété intellectuelle : le pari gagnant des entreprises qui réussissent

S’il est toujours important pour une entreprise de posséder des droits (enregistrés ou non) de propriété intellectuelle, la valeur que ceux-ci peuvent lui apporter est double : dans certains cas, le simple fait de détenir de tels droits fera augmenter la valeur intrinsèque de l’entreprise. Dans d’autres cas, une gestion stratégique de ces titres et droits – notamment par contrats – permet de tirer des revenus parfois considérables.

Crédibiliser la valeur de son entreprise aux yeux du marché grâce à la propriété intellectuelle

Le simple fait pour une entreprise de détenir un important portefeuille de brevets ou de marques envoie un message fort au marché et aux concurrents : l’image d’une entreprise innovante, investie dans le progrès technique et soucieuse de protéger ses avancées technologiques. C’est donc une entreprise tournée vers l’avenir, information importante aux yeux des investisseurs qui jaugent ainsi les potentialités de rentabilité des entreprises. Plus une entreprise investit en R&D, plus elle aura de chance d’être rentable sur le long terme, donc plus sa valeur augmente sur le marché. Le raisonnement est le même pour les institutions de financement.

De plus, le fait de posséder un portefeuille de droits de propriété intellectuelle fait augmenter intrinsèquement la valeur de l’entreprise, plus précisément du fonds de commerce. De plus en plus, sous l’effet de la tertiarisation du marché, les titres immatériels composant le fonds de commerce comme la clientèle, le nom, les marques ou les brevets atteignent une valeur bien supérieure aux actifs matériels de l’entreprise comme ses locaux ou ses moyens de production. Lors d’une opération comme une fusion-acquisition par exemple, le fait de posséder des actifs immatériels sous forme de droit de propriété intellectuelle fait indéniablement grimper la valeur de l’entreprise. Un exemple pour s’en convaincre : Facebook, entreprise n’ayant finalement besoin pour fonctionner que de quelques serveurs, des algorithmes et des développeurs est pourtant valorisée à plus de 400 milliards de dollars, somme que n’atteignent pas ses actifs matériels. Cette valeur est en effet composée pour une très large part de ses actifs immatériels.

Toutefois, il ne suffit pas de détenir, mais bien souvent d’exploiter efficacement ses titres et droits de propriété intellectuelle pour en dégager un maximum de valeur pour son entreprise.

Concéder des contrats sur les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise : un autre moyen de générer de la valeur

Une fois que l’entreprise s’est dotée de titres et de droits de propriété intellectuelle, elle a acquis une certaine valeur de ce seul fait. C’est ce qui vient d’être vu. Mais elle peut aller encore plus loin et générer des revenus supplémentaires en concédant des contrats sur lesdits titres.

Une entreprise très innovante mais disposant de peu de moyens d’exploitation pourra ainsi tirer profit d’un brevet qu’elle aura déposé en concédant une licence d’exploitation à une plus grosse entreprise, pourvue de plus de moyens matériels. L’entreprise déposante générera ainsi une rente, ce qui lui permettra de réaliser un retour sur investissement bien supérieur à celui qu’elle aurait pu réaliser si elle avait exploité elle-même son brevet.

De même, une entreprise peut encore générer de la valeur en vendant ses titres de propriété intellectuelle par contrat de cession. On a vu plus haut que ceux-ci pouvaient atteindre une valeur considérable jusqu’à constituer parfois la seule valeur de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit de les vendre séparément, cela peut être très intéressant. C’est ainsi qu’une entreprise souhaitant abandonner son activité dans tel ou tel secteur pourra céder son brevet d’invention à une autre et réaliser à cette occasion une plus-value.

Seule ombre au tableau : le coût de la constitution d’un tel portefeuille de droits de propriété intellectuelle. Déposer un brevet coûte cher – d’autant plus que le champ de protection est étendu – dès lors, se constituer un arsenal complet de droits de propriété intellectuelle demande souvent de déployer une fortune que les petites et moyennes entreprises n’ont que rarement. En cela, la technologie Blockchain peut dans une certaine mesure faciliter l’accès des entreprises à la propriété intellectuelle.

La technologie Blockchain, ou comment faciliter la prise de valeur des entreprises par la propriété intellectuelle

La technologie Blockchain, et notamment la solution proposée par BlockchainyourIP permet justement aux PME d’accéder plus facilement à la propriété intellectuelle. En effet, par un horodatage certain, il est extrêmement facile et peu coûteux de protéger ses droits de propriété intellectuelle non-enregistrés (v. supra), comme les droits d’auteurs ou les savoir-faire. Ce système permet aux indépendants comme aux entreprises de toutes tailles d’avoir accès à une preuve claire, mathématique, internationale et surtout, économique, le problème probatoire étant récurrent en pratique.

[1] J. Azema, J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 7ème éd. 2012, §1. Pour une défense de cette conception primaire, v. J. Schmidt-Szalewski, La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence, RTD com. 1994. 455 s.


L'enveloppe Soleau ou la Blockchain ?

L’enveloppe Soleau : Qu’est-ce-que c’est ? Quel est son contenu ? Comment déposer une enveloppe Soleau à l’INPI ? E-Soleau ou Blockchain ? Valeur juridique : Droits d’auteur et Propriété intellectuelle.

Une des problématiques les plus récurrentes en matière de protection de l’innovation est le coût engendré par ladite protection des droits de propriété intellectuelle. C’est le problème auquel s’attaque l’enveloppe Soleau, qui propose une protection relativement efficace à moindre coût. C’est d’ailleurs en cela qu’il est possible de rapprocher l’enveloppe Soleau de la technologie Blockchain.

Enveloppe Soleau : le pari d’une réduction des coûts

L’enveloppe Soleau, du nom d’Eugène Soleau, son créateur – et non « l’enveloppe Solo » comme on le lit parfois – est un des moyens à la disposition des innovateurs pour protéger leurs créations.

En effet, l’enveloppe Soleau – prévue par l’article R. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle – permet à un innovateur de se préconstituer la preuve d’une création, de sa date et de sa consistance, sans toutefois que l’enveloppe ne fasse naître un droit positif de propriété intellectuelle sur le contenu.

Le contenu de l’enveloppe Soleau

Concrètement, le créateur commande une enveloppe Soleau auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) moyennant la somme de 15 €, ce qui constitue un avantage comparé aux coûts engendrés par le dépôt d’un brevet. L’enveloppe est composée de deux compartiments, à l’intérieur desquels l’innovateur glisse la description de sa création (texte et/ou photos) en deux exemplaires parfaitement identiques. Il est impossible de glisser des éléments durs tels que des clefs USB, des CD, des trombones ou des agrafes, ce qui peut être une limite pour certains innovateurs, notamment des compositeurs ou des développeurs informatiques, difficultés que ne connaît pas l’ancrage par technologie Blockchain.

La double conservation de l’enveloppe Soleau par l’INPI et le créateur

Une fois l’enveloppe remplie, le créateur la scelle et renseigne ses noms et adresse puis renvoie le tout à l’INPI par voie postale. L’INPI perfore alors l’enveloppe, retourne un des volets au créateur – qui ne doit pas décacheter l’enveloppe ! – et en conserve un dans ses archives, la date de l’enveloppe étant celle du jour de la réception de l’enveloppe par l’INPI. Même s’il est possible de déposer une enveloppe Soleau à tout moment de la vie de la création, il est fortement conseillé de le faire le plus tôt possible dès sa réalisation, pour avoir la meilleure antériorité possible. Enfin, il est possible de renouveler l’enveloppe Soleau pour une seconde période de 5 ans moyennant la somme supplémentaire de 15 €.

Après le dépôt : quels sont les avantages de l’enveloppe Soleau ?

La conservation d’un volet de l’enveloppe Soleau par l’INPI : gage de la preuve de l’antériorité

Au-delà de la période de 5 ans (ou de la seconde période de 5 ans), l’INPI détruit l’enveloppe, sauf à ce que le créateur en demande la restitution. La restitution peut, en tout occurrence, être demandée à tout moment de la vie de l’enveloppe Soleau. Il est même conseillé de conserver l’enveloppe au-delà de la période de 10 ans, car elle pourra servir de preuve lors d’un éventuel litige.

L’intérêt de l’enveloppe Soleau lors d’un litige

La présence d’une enveloppe Soleau permet au créateur d’agir sur deux plans contentieux : en défense, lorsque quelqu’un conteste son droit, ou en demande, lorsqu’il souhaite contester le droit d’un tiers.

Dans le premier cas de figure, le tribunal saisi demande à l’INPI de désarchiver et de décacheter l’enveloppe qui servira de preuve, sauf à ce que le créateur en fasse la demande lui-même auprès de l’INPI. La comparaison entre le compartiment archivé à l’INPI et celui conservé par le créateur sert à établir l’authenticité de la création.

On procède de même dans le cas inverse, lorsque le créateur souhaite contester les droits d’un tiers : la comparaison entre les contenus des deux compartiments permet l’authentification.

Toutefois, ce contenu, limité dans sa nature et dans sa quantité (impossible de mettre plus de 7 feuilles de format A4), pose problème dans certains cas de figure, comme lorsqu’un compositeur ou un développeur ne peuvent pas protéger leur logiciel ou leur composition par enveloppe Soleau (interdiction des corps durs tels que des clefs USB ou des CD). Pour résoudre ce problème préoccupant, l’INPI a mis à disposition depuis le 15 décembre 2016 un format d’enveloppe Soleau électronique, aussi appelée « e-Soleau ».

L’enveloppe Soleau électronique (e-Soleau) : une réponse à certaines limites de l’enveloppe Soleau

Ce format d’enveloppe conserve la procédure de dépôt classique, à la différence près que toutes les pièces sont déposées sous format numérique et archivées par l’INPI dans ses archives électroniques centralisées.

Cela permet donc à un compositeur de déposer ses créations musicales sous format MP3 dans une enveloppe e-Soleau, ou un développeur de déposer ses logiciels. Les limites techniques disparaissent donc et la protection s’accroît.

Une fois les pièces déposées, l’INPI les conserve pendant une période de 5 ans, renouvelable une fois, suivant en cela le régime de l’enveloppe Soleau classique. Cette notion de stockage est d’ailleurs commune à l’enveloppe Soleau et à la Blockchain.

La Blockchain et l’enveloppe Soleau, entre amélioration et complémentarité

La Blockchain, une enveloppe e-Soleau mais en mieux ?

Comme les registres électroniques de l’INPI, la Blockchain, en tant que registre décentralisé, remplit parfaitement la fonction de datation de la création, puisqu’elle permet d’horodater de manière certaine les créations ancrées, aussi sûrement qu’une enveloppe Soleau, à ceci près que l’ancrage sur Blockchain n’est pas limité à une durée de 10 ans.

En matière de protection des créations, quoi de plus sécurisé que la Blockchain ? Il est en effet très simple et très rapide de se constituer une preuve par Blockchain. Toutefois, rien n’empêche l’innovateur de se ménager à la fois une preuve par enveloppe Soleau et sur la Blockchain.

Blockchain et enveloppe Soleau, un tandem efficace

Outre les possibilités de protéger ses droits d’auteurs ou d’engager plus sereinement une action en contrefaçon, le dépôt d’une enveloppe Soleau et l’ancrage Blockchain permettent aussi au créateur ayant eu une idée brevetée ultérieurement par un tiers, de prouver et d’exercer sa possession personnelle antérieure et ainsi être libre d’exploiter sa création malgré l’existence du brevet d’un tiers sur celle-ci. Toute protection du créateur n’ayant pas les moyens de faire breveter sa création n’est donc pas écartée, et plus encore, l’ancrage Blockchain – outre son caractère économique – permet de protéger plus finement les créations, tout au long du processus créatif, ce que l’on appelle communément la protection « au fil de l’eau ».


How to promote innovation in the global field of technology standards

What are standards and why do we need them?

Telecommunication technologies history is a classic track for standard races, and we can notice a consequential number of damages along the competitions. As with any network markets, telecommunication technologies are based on products that acquire value with the increase of users. Some of the consumers chose network standards that have to exit the market. As a result, those consumers face the consequences of standard races. Searchers and entrepreneurs invest in dynamic competitions, knowing that only « one takes all », and risking to lose substantial investments. Beyond the protection of the consumer and the entrepreneur’s sales goals, society needs to agree on how to keep the economy going and how it is important to create jobs in this sort of environment (commonly referred to as “ecosystem”).

From the outset, standards are the opposite of creation. The system of conversion and separation of colours for a CMYK printing is today set and automatic. Dutch Graphic designer Joost Grotens speaks about standards as a « default »: « Nobody seems to spend much time looking for other methods simply because there doesn’t seem to be a problem that needs solving ». By imposing a formula, standards wouldn’t contribute to the innovation either. This research of a new paradigm constitutes the will of a minority of leaders in innovation. Challenging standards seems to be the essence of leadership innovation[1].

In practice, we observe that creators use standards as a basis for follow-on creations. Hence, we need standards in order to stimulate innovation.

The European approach:

With the Technical Barriers to Trade (TBT) agreements, the World Trade Organisation (WTO) addresses principles to the European Standard Organisation (ESO), including the transparency of the information and the cooperation of European organizations, and a few legal requirements (health, safety and environments requirements). The regulation 1025/2012 on European standardisation defines the European approached, and specifies the role of the ESO as a monopole for making European standards. The Regulation also aligns with the principle of primacy of international standards and designed a commission to set an annual Union work programme for European standardisation. Beyond public control, the Regulation 1025 aims to ensure independence and expertise of the different actors.

Finally, the EU seems to be proactive in global standardization in order to protect the consumers and competitiveness of private companies, with no regard on the company’s size.

In order to evaluate the impact of a company, stakeholders and finance expert, such as Warren Buffet, would use the term of « intrinsic value ». A company should also be evaluated by its human capital, its capability to create immaterial values, congregate knowledge and working teams. Beside the intrinsic value, intellectual property law is to be considered when investing.

How IP serves the standardization process?

Patents provide incentives for inventions. They promote and reward innovation. They have also been used as a strategic tool for super monopolies to block the access to knowledge. Meanwhile, competing companies have implemented « invent-around » methods to fight back. The « invent-around » method is based on the fact that a product does not infringe a patent claim unless each and every feature recited in the claim is present in the account product or method. The patent war against patent hold-up is a fight for freedom. Not to mention that standards further amplify the incentive to first establish a network standard.

In the context of a global economy, companies are controlling personal data. The EU has explicitly expressed their will to give the users control over their personal data. A few have questioned the use of intellectual property right over personal data, while consumers rights are nowadays being reinforced. The proposal for a directive (2015/0287) concerning certain aspects of contracts providing digital content, will most certainly strengthen a few legal obligations arising from certain contracts. The obligation of information on the interoperability is one of them. It has been one of the main objectives of the European Commission to promote the EU single market by encouraging innovation. The notion of interoperability corresponds to a tool that implies the definition of technical standards. More over, breaking down frontiers for a single market means global standards.

Static competition occurs when products do not evolve but the prices rise. By contrast, dynamic competition stimulates innovation. Besides, by protecting the inventions, intellectual property supports dynamic competition and a standard race is fuelled by dynamic completion. Once the standard race is terminated, we enter the « lock-in » phase. During a lock in, we can observe an inversion of the paradigm. Dynamic stops, prices rise. There is less competition; hence the pressure to innovate weakens.

The definition of the FRAND licensing terms:

Follow-on innovation requires contractual arrangements. In order to avoid « patent-trolling », and abuse of dominant position, Multiple courts have aimed to define Fair Reasonable And Non-Discriminatory (FRAND) licensing terms. Organisations blocking the access to a given technology can lead to a grief for society. Restrictions on the buyers, such as a ban on developing new technologies based on the purchased patents, could prejudice society’s welfare.

As in any License, the FRAND licensing terms reverse the author exclusivity, by authorizing, as a principle, the other parts to access and re-use an invention that is needed by everyone in a market. Licenses are ubiquitous in information and communication technologies that require interoperability.

A “term” is a word or a sentence used to describe a whole contract or multiple contracts. Hence, FRAND terms are not explicitly part of the contract. Instead, they describe the way contracts are formed, and are bound to negotiations. “Terms” are substantial to the contract and can be used in any section. To a certain extent, “terms” means the length from the effective date through and ending on a specific date.

Unwired Planet v. Huawei

FRAND terms are defined in a contract between Unwired Planet and Huawei Technologies[2]. For the first time, a standard related contract is analysed, included in a trial and written by judges of the English High Court and patent specialists. As we said, terms are important and substantial, which is why we have to be careful and consider what the writers strive here.

Unwired Planet has declared some of its patents to be essential to certain international telecoms standards. In making that declaration to the relevant standards body, European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Unwired Planet undertakes to license the patents to anyone who asks, on FRAND terms.

Generally, the judges verify the FRAND eligibility by making sure both parties freely negotiate on different points. In this case the judge the amount of patent licensed, the contractual liability and the duration of the license.

Concerning the “amount” of FRAND terms in this particular contract or circumstance, the licensee, Huawei clamed a specific amount of patent to be licensed on FRAND terms. “Neither a licence only to the Patents, nor a licence only to Unwired Planet’s entire UK Standard Essential Patents (SEP) Portfolio is FRAND. The only FRAND terms of a licence of Unwired Planet’s Standard Essential Patents to Huawei are those set out in the licence annexed to the judgment”. The judge will to help the parties finding an agreement on a declaration about the status of the license. He declares a simple (from the outset) commitment for Unwired Planet: “the licence annexed to the judgment represents the FRAND terms applicable between the parties in the relevant circumstances”.

Huawei, defend that FRAND terms declaration fosters Huawei from any injunctions, which is refused by the judge. Furthermore, the judge is also considering the literal “term”: the duration of the license. He and both parts agree on a short term (3 years) as standards evolve really fast.

Huawei v. Samsung

Huawei declared his patents to be essential for 4G/LTE standards[3]. Hence Samsung was a beneficiary of Huawei’s licensing commitments to ETSI. If the Shenzhen Court does not shows any major particularity, the case is interesting because it covers a license claimed by the owner. In this particular case, the injunction is directed towards the implementer.

Here again the Court insists on the importance for both parties to freely negotiate. After defining the need to freely negotiate on the licensing scope (LTE, UMTS, OMA/Wifi, etc.), the Court stated that Samsung, by rejecting offers, arbitration and mediations, and by employing non-proactive delay tactics, has not been showing good faith during the negotiation process.

In order to value each party portfolio, Shenzhen Court considered the acceptances of the standard body 3GPP, reports and testing, and validations of the Chinese State Intellectual Property Office. The Court concluded that Huawei’s Chinese SEP portfolio was stronger than Samsung’s Chinese portfolio.

Finally, the Court decided either or not royalty rates were FRAND. After ensuring that both party could get reasonable return for their investments, it found that Huawei’s offers were reasonable as they gave room for Samsung to negotiate a suitable price.

Samsung used the IDC case[4] royalty rate as the basis to estimate the royalty rates. The Court considered that the rate determined in the IDC case was not comparable because the royalty rate in the IDC case only applies to IDC’s Chinese portfolio, while in the current case the parties are negotiating a global cross licence.

In conclusion, the Court seems to verify FRAND attributes in regard with both party’s freedom during the negotiation process.

[1] 1 Cf Maximage Formula Guide and Manon Bruet “Standard and Technology” in Revue Faire n°2, Édition Empire Paris 2017
[2] Huawei vs Unwired Planet, High court of Justice, Patent Court, 07/06/2017 < http://eplaw.org/wp-content/uploads/2017/06/UK-Unwired-Planet-v-Huawei-remedies.docx> (link updated 2018-04)
[3] ZL201110269715.3 (case no.816 of 2016) and ZL201010137731.2 (case no.840 of 2016).
[4] Central District of California, District Court, TLC v. Ericsson 12-2017


Adoption de la loi PACTE : rénovation du droit des brevets et consécration de la blockchain

Après de longues discussions et une histoire mouvementée, la loi PACTE a finalement été adoptée en seconde lecture à l’Assemblée nationale ce jeudi 11 avril. Elle emporte des changements importants dans les – nombreuses – matières qu’elle touche, parmi lesquelles le droit des brevets d’invention. Un autre volet, tout aussi important, est consacré à la blockchain.

Une rénovation du droit des brevets d’invention par la loi PACTE

Partant du constat que seulement 21% des brevets d’invention sont déposés par des PME contre 57% par des grosses entreprises, et qu’au sein de l’Union Européenne, les PME françaises déposent 4 fois moins de brevets que les PME allemandes, les rédacteurs de la loi PACTE ont souhaité renforcer le système du droit des brevets d’invention. C’est donc une confirmation du projet de loi qui avait été adopté le 9 octobre 2018, que nous commentions alors. Quatre mesures sont mises en place : création d’une demande provisoire de brevet, d’une nouvelle procédure d’opposition devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), d’un examen a priori du critère d’inventivité du brevet et un renforcement du certificat d’utilité.

La loi PACTE renforce le certificat d’utilité

L’article 118 de la loi PACTE modifie l’article L.612-15 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) concernant le certificat d’utilité. En effet, jusqu’à présent, ce titre de propriété industrielle n’offrait qu’une protection de 6 ans, désormais étendue à 10 ans par la loi PACTE.

En outre, une demande de certificat d’utilité peut désormais se transformer en demande de brevet, alors que seul l’inverse était possible. Cela permet aux entreprises de bénéficier d’un accès facilité à la protection de l’innovation, ce qui est capital pour leur valeur. L’objectif est de permettre aux entreprises d’ajuster la portée, la durée d’obtention et le coût de sa protection en fonction de sa stratégie IP.

Création d’un examen a priori de l’inventivité du brevet par la loi PACTE

L’article 122 de la loi PACTE (ex-article 42 bis du projet de loi), modifie l’article L.612-12 du CPI et permet à l’INPI d’étudier dès le départ le degré d’inventivité du brevet. Ainsi, les brevets qui ne seraient pas inventifs se retrouvaient bloqués dès leur phase d’instruction, alors qu’il était jusqu’alors nécessaire d’obtenir une décision de justice.

Création d’une demande provisoire de brevet

La loi PACTE crée une demande provisoire de brevet dont la durée est limitée à 12 mois. Cette demande est un premier pas vers l’accès au brevet. Elle présente le double avantage d’être plus simple et moins chère, ce qui permettra aux PME d’accéder plus facilement au brevet, ce qui est aujourd’hui un enjeu fort. Une fois la demande provisoire formée, il sera possible de la compléter, tout en préservant le bénéfice de l’antériorité.

Une nouveauté de la loi PACTE : la création d’une nouvelle procédure d’opposition

L’article 121 de la loi PACTE (anciennement l’article 42 du projet de loi) laisse le soin au pouvoir réglementaire de créer un nouveau droit d’opposition aux brevets. Concrètement, un tiers peut désormais demander à l’INPI de révoquer ou de modifier un brevet au stade de la demande. Selon les rédacteurs de la loi, cela permettra d’attaquer plus simplement les brevets de faible qualité, par une voie alternative à l’action en justice seule possible jusqu’alors. Bien entendu, la loi offre aussi des recours contre les décisions que l’INPI pourraient prendre sur le fondement de ce nouveau droit.

En tout état de cause cette mesure était particulièrement attendue, notamment car elle permet à la France de rattraper son retard sur ses voisins européens, qui s’étaient déjà doté d’un système similaire. Par ailleurs Office Européen des Brevets (OEB) connaissait déjà un tel système de recours administratif. La loi PACTE est donc un progrès en ce sens.

Outre les dispositions portant sur la propriété industrielle qu’elle comporte, la loi PACTE comprend un volet sur la blockchain, qu’il est intéressant d’examiner.

Une première consécration législative pour la blockchain par la loi PACTE

Les articles 85 et suivants de la loi PACTE dressent un cadre légal pour la blockchain, à travers l’encadrement des Initial Coin Offering (ICO) fonctionnant sur blockchain.

En effet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) sera désormais chargée d’examiner les documents fournis par les émetteurs de jetons (les tokens) en amont de leur offre. Elle pourra ainsi délivrer un visa aux entreprises émettrices de jetons, sous condition qu’elles respectent certains critères visant à protéger les épargnants. Toutefois, la loi ne rend pas cette procédure de visa obligatoire. Néanmoins, l’AMF pourra exiger que les émetteurs se dotent de la personnalité morale. Elle pourra aussi exiger qu’ils mettent en place un mécanisme de séquestre des fonds et un dispositif d’identification du client. La liste des entreprises qui respecteront ces critères, dite « liste blanche », servira aux investisseurs à distinguer les projets sérieux qu’ils pourront financer sans crainte.

Mais qui dit ICO dit blockchain, si bien qu’il a fallu aux rédacteurs de la loi donner un cadre juridique pour les « intermédiaires en actifs numériques », c’est-à-dire les plateformes qui proposent d’héberger de telles levées de fonds. Ces intermédiaires, ainsi que les plateformes d’échanges de cryptoactifs, pourront solliciter un agrément auprès de l’AFM, qui vérifiera alors leur fiabilité et leur sérieux. Pour lutter contre le blanchiment, les services de conservation des tokens et les plateformes de change entre cryptomonnaie et monnaies légales seront soumis à une obligation d’enregistrement.

Il ne reste plus qu’à appeler de nos vœux une reconnaissance textuelle expresse de la blockchain comme preuve des droits de propriété intellectuelle, qui parachèverait la démarche de reconnaissance par les autorités françaises, qui débute bien avec cette loi PACTE.

Blockchain et Possession Personnelle Antérieure PPA : une révolution en matière de preuve des inventions non-divulguées

Le droit de possession personnelle antérieure PPA est un principe juridique très important car il assure une juste reconnaissance du travail accompli par différents inventeurs d’une même invention. C’est à la fois une limite au droit du breveté et, une dynamique nécessaire dans le cadre de la recherche et du développement. La technologie Blockchain sera sans aucun doute d’une grande aide pour tous ceux qui souhaiteront prouver les travaux antérieurs non divulgués, et se protéger ainsi contre de possibles actions en contrefaçon dans de nombreux pays du Monde.

La possession personnelle antérieure : le droit du premier inventeur non déposant

Une personne qui crée une invention peut faire le choix de ne pas la divulguer ou de ne pas la protéger par un brevet. Cependant, les grands esprits ne se rencontrant pas toujours, une personne déposant un brevet peut faire face à une tierce personne ayant précédemment créé la même invention sans la divulguer, ni la déposer.

Autrement dit, si l’inventeur A ne dépose ni ne divulgue son invention et qu’un inventeur B découvre, indépendamment, la même invention et dépose ensuite un brevet sur celle-ci, qu’advient-il de l’inventeur A ? Se pose ainsi la question du droit du premier inventeur non déposant.

Le monopole juridique du brevet

Pour comprendre l’intérêt de cette problématique, il convient de rappeler que l’une des finalités du système juridique du brevet est de reconnaitre un monopole à un inventeur qui a usé de temps et de travail pour innover. Ainsi, le brevet entend stimuler les inventeurs en leur accordant un monopole de 20 ans sur l’objet du brevet afin d’encourager le développement économique et industriel.

Il convient cependant de souligner que toute faveur accordée au premier inventeur, non déposant, interviendra au détriment du second, détenteur du brevet. Refuser au premier inventeur tout crédit pour le temps passé à innover reviendrait à contredire cet objectif. Toutefois, en accorder trop réduirait aussi le droit du breveté ultérieur sur cette même invention. De plus, la restriction du privilège accordé à l’inventeur non déposant est nécessaire car ce dernier n’a pas voulu partager son savoir en gardant son invention secrète, au contraire de l’inventeur déposant.

Protéger la situation de l’inventeur non déposant

Afin d’assurer une balance entre ces deux protagonistes, la possession personnelle antérieure a été créée. Ce principe juridique vise à protéger la situation de l’inventeur qui n’a pas divulgué.

Ce droit est spécifique au domaine des brevets. En droit des dessins et modèles, par exemple, il n’existe pas d’équivalent au droit de possession personnelle antérieure. Toute personne ayant créé un dessin ou un modèle sans l’avoir divulgué ou protégé, ne peut bénéficier d’aucun droit sur ce même dessin ou modèle déposé ultérieurement par une autre personne. Ainsi, après le dépôt, les seules exceptions à une action en contrefaçon sont prévues par les articles L 513-6 à L 513-8 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») mais ne concernent en aucun cas un véritable droit de possession personnelle antérieure. Cette absence pourrait se justifier par le fait que les investissements réalisés, dans le cadre d’une invention susceptible d’être brevetée, sont généralement plus importants que ceux nécessaires pour la réalisation d’un dessin ou un modèle.

L’utilité de la fonction probatoire de la technologie Blockchain

La possession personnelle antérieure est souvent complexe à prouver, et la question est posée le plus souvent dans un contexte conflictuel. C’est ici que la fonction probatoire de la technologie Blockchain peut s’avérer particulièrement utile (en particulier la Blockchain Bitcoin, blockchain publique vérifiable par tous et à tout moment). De plus, cette technologie, internationale par nature, peut permettre d’établir une possession personnelle antérieure dans les nombreux pays du monde qui connaissent ce concept (par ex. l’Allemagne, l’Autriche, le Brésil, le Canada, la Chine, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou encore le Royaume-Uni.)

Rappelons que lorsqu’une personne a développé une invention mais ne l’a pas divulguée et, que cette même invention fait l’objet d’un dépôt par une autre personne, c’est seulement cette dernière qui sera protégée au titre du droit des brevets, selon le principe du droit du premier déposant (art. L 611-6 alinéa 2 du CPI).

Quid cependant de la situation du premier inventeur non déposant ?

L’article L 613-7 du CPI dispose que : « Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché. »

Constitution de la possession personnelle

Les conditions à remplir

Pour que la possession soit constituée, 5 conditions doivent être réunies.

La personne bénéficiant de la possession

Toute personne peut être bénéficiaire de la possession. Il peut en exister plusieurs, peu importe leur condition juridique (personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public), ou bien leur nationalité.

Le bénéficiaire peut aussi bien être le créateur initial de l’invention en cause, un créateur ultérieur indépendant, mais il peut aussi s’agir du destinataire d’une information versée au titre d’un contrat  (ex : contrat de travail).

Le bénéficiaire doit aussi être de bonne foi. Sera considéré de mauvaise foi le bénéficiaire prétendu à la possession personnelle antérieure qui a possédé l’invention en raison de ses relations contractuelles avec le breveté ultérieur. A titre d’exemple, les contrats de travail ou de recherche ainsi que les clauses de perfectionnement dans les contrats de licence de brevet interdisent à leurs débiteurs d’invoquer une possession personnelle antérieure.

Le moment de la possession

La possession doit être constituée au jour du dépôt du brevet.

Avant le dépôt du brevet, la personne qui a la détention intellectuelle de l’invention peut l’exploiter, la transmettre, la communiquer mais, à compter du dépôt, elle ne peut que l’exploiter personnellement.

Si la possession a été régulièrement constituée avant le dépôt du brevet, il n’est pas possible de perdre le bénéfice de cette possession après le dépôt du brevet.

Si la priorité est revendiquée, il est nécessaire que la possession ait été constituée antérieurement à la date de priorité. La possession qui serait postérieure à la date de priorité mais antérieure à la date de dépôt ne sera pas prise en compte.

Le lieu de la possession

Il n’est pas possible de constituer une possession à l’étranger. La possession doit être constituée sur le territoire français.

Le contenu de la possession

La possession doit avoir été secrète. En effet, si le possesseur a divulgué l’invention à des personnes non tenues par une obligation de confidentialité ou, s’il accomplit des actes d’exploitation susceptibles de dévoiler l’invention avant le dépôt du brevet, le brevet est invalide pour défaut de nouveauté (article L 613-25 et L 611-10 du CPI). Toutefois, toute information n’est pas nécessairement capitale. Ainsi, c’est seulement si l’information transmise a placé l’invention dans l’état de la technique que le brevet ultérieurement déposé est invalide. Dans ce cas précis, la possession personnelle n’a pas lieu d’être.

Il existe des divergences jurisprudentielles et doctrinales sur le fait de savoir si le terme « possession » utilisé dans l’article L 613-7 du CPI correspond à la connaissance de l’invention (et non une simple idée), l’usage antérieur de l’invention, les préparatifs sérieux de l’invention ou la maitrise industrielle de l’invention. Il convient simplement de souligner que retenir la preuve d’une maitrise industrielle semble plus judicieux. En effet, ce choix serait en harmonie avec la lecture de l’article L 613-7 du CPI qui exige une possession antérieure « sur le territoire français », ce qui suppose qu’il y ait plus qu’une connaissance intellectuelle, laquelle serait trop abstraite à envisager.

L’objet de la possession

La personne souhaitant bénéficier de la possession personnelle antérieure doit être en possession de l’invention brevetée. Considérer l’invention en elle-même n’est pas complexe. Si l’invention est un objet physique, il suffira de le visualiser pour attester de la possession.

La vraie difficulté réside dans les revendications du brevet car leur rédaction est susceptible d’évoluer au cours du processus de délivrance du brevet. C’est à l’état terminal des revendications qu’il conviendra de déterminer l’objet de la possession.

Il faut donc distinguer deux situations :

  • pour constater la constitution de la possession, il faut se placer au jour du dépôt ;
  • pour constater la pertinence de la possession, il faut se placer au moment de la rédaction finale des revendications.

Il doit y avoir une identité entre l’objet possédé et l’objet du brevet. Toutefois, l’identité ne doit pas nécessairement être complète (ex : elle ne peut porter que sur certaines revendications) ni totale (ex : la jurisprudence reconnait la pertinence des équivalents[1])

La preuve de la réunion des conditions

Toute personne souhaitant revendiquer la possession personnelle antérieure doit prouver par tous moyens la réunion de toutes les conditions précédemment exposées.

Parmi les différents modes de preuve, il existe l’enveloppe Soleau, déposée auprès de l’INPI, un cahier de laboratoire, le dépôt auprès d’un notaire, d’huissier, etc…

La technologie Blockchain Bitcoin devrait sans aucun doute connaitre un très fort développement dans les prochains mois et années pour prouver une possession personnelle antérieure. Cette technologie assure dans des conditions qui préserve de façon absolue la confidentialité de l’invention  une preuve rapide et peu onéreuse. Rappelons en effet que le calcul de l’empreinte numérique du document, preuve de l’invention, en vue d’un ancrage Blockchain, est réalisé sur le navigateur de l’utilisateur lui-même et non au niveau de l’intermédiaire donnant accès à la blockchain. Rappelons également que seule cette empreinte numérique est ancrée dans la Blockchain par une inscription dans une transaction ; le document source n’est jamais enregistré dans la Blockchain ; sa confidentialité est donc totalement préservée à l’égard des tiers.

L’inventeur peut donc protéger avec la Blockchain Bitcoin une invention non divulguée sans avoir à la dévoiler à quiconque, pas même à un tiers de confiance.

Effets de la possession personnelle

Les prérogatives du possesseur

Le possesseur répondant à toutes les conditions précédemment exposées peut exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.

En principe, le possesseur a les mêmes droits que le breveté. Par conséquent, il peut, selon l’article L 613-3 du CPI, effectuer des actes d’utilisation d’un procédé, des actes de fabrication, d’utilisation et de commercialisation du produit fabriqué selon l’invention.

Il n’existe de ce fait aucune limite aux droits du possesseur. Toutefois, la possession étant personnelle, le possesseur ne pourra concéder à des tiers de licences d’exploitation.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le possesseur n’est soumis à aucune charge ou obligation, il n’a aucune redevance ou annuité à payer.

Le possesseur peut invoquer l’exploitation de l’invention aussi bien auprès du breveté que des cessionnaires ou licenciés du brevet. Le droit de possession personnelle autorise le possesseur à faire obstacle à l’action en contrefaçon engagée contre lui.

Les bénéficiaires de la possession

Bénéficiaires directs

Bénéficiaires initiaux

Les bénéficiaires initiaux sont les auteurs ou les destinataires d’informations qui seront le fondement ultérieur du brevet déposé.

Une difficulté peut apparaitre dans le cas de groupes de sociétés quand le possesseur personnel de l’invention fait partie de l’une d’entre elles. Prenons un exemple.

Si une société A répartit ses différents exercices dans des établissements distincts E1 et E2 et que l’établissement E1 est le seul en charge de la recherche et développement, la société toute entière peut en principe bénéficier de la possession née de l’invention découverte par l’établissement E1. En revanche, si une société A et une société B appartiennent au même groupe mais sont juridiquement totalement indépendantes, ce qui est développé par la société A ne bénéficiera pas à la société B.

Il est important de garder à l’esprit que la possession personnelle antérieure est analysée en fait. Ainsi, si la société A inventeur dépose une enveloppe Soleau en mettant le nom de la société B comme co-inventeur et si en réalité la société B n’a pas participé à l’élaboration de l’invention, elle ne sera pas bénéficiaire de la possession. Une déclaration de possession ne crée par la possession. .

Bénéficiaires dérivés

La possession personnelle antérieure peut bénéficier à des personnes qui n’étaient pas possesseurs à l’origine, mais qui vont le devenir. La possession doit cependant rester en lien avec l’activité économique dont elle est issue.

Un possesseur personne physique engageant des activités industrielles au titre d’une société commerciale permet à cette dernière de bénéficier de cette possession. Si la personne physique, possesseur personnel, est titulaire d’un fonds, en cas de cession du fonds, la possession est cédée avec lui.

Lors d’opérations liées à une société commerciale (apport partiel d’actif, fusion, scission etc.), l’objectif est en quelque sorte le même. Il faudra donc toujours vérifier à quelle partie de l’entreprise la possession était initialement rattachée, afin qu’elle la suive, tout comme le fonds de commerce. Elle ne pourra donc jamais être cédée isolément.

Bénéficiaires indirects

Le bénéficiaire direct peut souhaiter, après le dépôt du brevet, associer d’autres personnes à l’exploitation de l’invention.

Pour le sous-traitant, la question est assez complexe. Le sous-traitant offrant une reproduction de l’invention est considéré comme contrefacteur et ne peut pas bénéficier d’une exonération de responsabilité par le fait qu’il agisse pour le compte du possesseur. Le caractère personnel de la possession justifie cette limite. En revanche, le sous-traitant simplement fournisseur de moyen n’est pas considéré comme contrefacteur s’il est habilité par le possesseur.

Les distributeurs, quant à eux, ne seront fautifs que s’ils ont connaissance du caractère contrefaisant des biens utilisés ou commercialisés.

Sources :

[1] CA Paris, 11 avril 1972 : PIBD 1972, n°92, III, p.290