De nos jours, des marques sont utilisées pour désigner de façon usuelle des produits. Les exemples sont nombreux : “Frigo”, “Stabilo”, “Tipp-ex” etc.

Cependant, cette désignation usuelle risque à terme de provoquer la déchéance de la marque. Se pose alors la question : comment se protéger de la dégénérescence de ma marque ?

Qu’est-ce qu’une marque et comment la déposer ?

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Elle remplit également des fonctions de communication et de publicité.

Le dépôt d’une marque est soumis à plusieurs conditions :

  • La marque doit revêtir un caractère distinctif
  • La marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs (comme une autre marque, une oeuvre protégée par le droit d’auteur, une enseigne ou un nom commercial, des AOP/AOC, des noms patronymiques ou des noms de domaine)
  • La marque ne doit pas porter atteinte à l’ordre public

Elle doit être déposée auprès de l’INPI.

Le problème de la marque générique

La marque générique est définie comme celle qui permet dans le langage courant la désignation usuelle d’un produit ou service par le grand public. L’enregistrement à l’INPI d’un nom générique est interdit. Cependant, si le nom est devenu générique postérieurement à son dépôt, la marque n’est pas affectée rétroactivement dans sa validité mais tout risque de déchéance n’est pas exclu.

Ainsi par exemple,  la marque “Stabilo” sert dans le langage courant à désigner un surligneur. Le dépôt de la marque n’est pas remis en cause. Cependant, la marque pourra peut-être être déchue ultérieurement et donc ne plus être valable.

Les risques de l’utilisation d’une marque comme désignation usuelle d’un produit

Le propriétaire d’une marque déposée se doit d’être vigilant : si sa marque devient la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service, il encourt la déchéance de ses droits sur sa marque. En effet, l’utilisation d’une marque déposée comme désignation usuelle du produit entraîne la perte de son caractère distinctif.

La Cour de cassation a ainsi rappelé qu’il incombe au titulaire d’une marque déposée qu’il fasse preuve “d’une vigilance réelle et suffisante pour que sa marque ne devienne pas un terme usuel. On attend donc du propriétaire de la marque déposée une action ou réaction en cas d’atteinte portée à sa marque.

L’emploi d’une marque déposée comme désignation usuelle d’un produit peut ainsi constituer une faute. Cependant, selon Christophe Bigot, avocat au barreau de Paris, afin de respecter la liberté de la presse, la faute doit être particulièrement qualifiée et révéler une intention de nuire spécifique. Ainsi, l’usage inapproprié d’un terme n’entraîne pas forcément de réponse judiciaire : il faut montrer la volonté de nuire de l’auteur des mots au propriétaire de la marque déposée.

En outre, la présence de guillemets à la marque constitue une façon pour les journalistes par exemple d’indiquer aux lecteurs qu’il s’agit d’un nom propre qui a donc été déposé à titre de marque.

Comment protéger sa marque de la dégénérescence ?

Le propriétaire d’une marque déposée peut agir en justice contre un tiers qui utilise sa marque comme désignation usuelle d’un produit en engageant une action en responsabilité civile contre ce dernier. Cette action montre la vigilance du propriétaire de la marque déposée.

Cela constitue également une preuve qu’il agit contre la dégénérescence de son titre de marque en refusant que sa marque serve de désignation usuelle d’un produit.

Les entreprises font aussi figurer ™ et ® sur les produits pour signifier qu’il s’agit certes d’un mot mais aussi d’une marque déposée.

Le propriétaire d’une marque déposée peut aussi se voir accorder des dommages et intérêts pour l’usage fautif de sa marque par un tiers. Ainsi, dans l’affaire Meccano v. Le Point, la Cour d’appel de Paris fait preuve d’une forte sévérité : 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’usage fautif de la marque “Meccano” dans des articles de presse entre 2006 et 2012. La Cour d’appel de Paris rappelle que « l’utilisation de la marque à titre de métaphore ne contribue à sa dégénérescence que si elle tend à la désignation de produits ou de services».

Un exemple concret : une illustration d’actualité avec “Thermomix”

Le 3 juin 2019, Lidl lançait son robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect, le nouveau robot cuiseur connecté bon marché. De nombreux jours avant sa commercialisation, des éditeurs de journaux français parlaient du nouveau “Thermomix” low cost et effectuaient des comparaisons entre les deux produits qui, sur le concept, sont similaires. Cependant, “Thermomix” est une marque déposée depuis 1961 par le groupe Vorwerk pour ses robots culinaires connectés.

Comme nous venons de le voir, le fait d’employer la marque “Thermomix” comme désignation usuelle pour le robot cuiseur risque d’entraîner la dégénérescence de cette dernière.

Quelles sont les différentes options de la marque “Thermomix” dans le cas présent ?

La première possibilité de “Thermomix” est tout simplement de ne rien faire, avec un risque de déchéance de la marque.

La seconde possibilité est que “Thermomix” règle à l’amiable le problème avec les journaux concernés, en demandant par exemple à ces derniers de rétablir dans un prochain article que “Thermomix” est bien une marque déposée qui n’a rien à voir avec le nouveau produit de Lidl.  

La dernière option est que “Thermomix” engage une action en responsabilité civile contre les journaux et plus largement contre ceux qui utilisent sa marque comme un nom commun. En effet,  lorsque la presse titre des articles en parlant de “Thermomix” de Lidl, elle désigne un produit similaire à celui vendu par la marque “Thermomix”. Il y a donc un risque de dégénérescence du titre de marque.

Il faudra surveiller dans les semaines à venir quelle sera la réaction de la marque ”Thermomix”.

[1] Article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle

[2] Article L712-2 du Code de la propriété intellectuelle

[3] Article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle

[4] Cour d’appel de Paris 4e chambre 7 février 1994 PIBD 1994, 565 III, 238,

[5] L’application de l’article 1382 du code civil dans le champ de la liberté d’expression, Christophe Bigot, D. 2014 n°131.

[6] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 18 mai 2018, n° 17/16354