Bien choisir sa marque pour la conserver : comment éviter la nullité ?

Le droit français refuse qu’une marque puisse être valablement enregistrée ou qu’elle survive si elle constitue un véhicule de tromperie¹. Le fondement de cette prohibition des marques déceptives est l’article L.711-3 du CPI ancien (qui prévoyait aussi la prohibition des marques contraires à l’ordre public²), devenu l’article L.711-2 8° du CPI depuis l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, qui reprend l’ancien texte sans aucune modification. Cette disposition nationale vient elle-même à l’origine de l’article 3§1, g) de la directive n°2008/95/CE, devenu l’article 4§1 g) de la directive Union Européenne 2015/2436.

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Qu’est-ce qu’une marque trompeuse ?

Comme le précise le nouvel article L.711-2 8° du CPI, « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ainsi, lorsque le signe laisse penser au public qu’un produit ou service dispose de certaines qualités, répond à une certaine composition ou provient d’une certaine zone géographique, alors que tel n’est pas le cas, la marque sera refusée à l’enregistrement ou, si elle est déjà enregistrée, sera annulée par le juge. La présence de l’adverbe « notamment » indique clairement que la liste prévue par le législateur n’est pas limitative et que le consommateur peut potentiellement être trompé sur autre chose que la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service. Ainsi, la composition même du produit peut rentrer en ligne de compte³. Il est depuis longtemps admis que la marque est déceptive dès lors qu’elle comporte un risque de tromperie à l’égard du consommateur moyen. Une tromperie effective ou même un risque de tromperie – dès lors que ledit risque est suffisamment grave – suffit pour caractériser la déceptivité. Il faut alors établir que « l’utilisation de la marque est en fait de nature à induire en erreur les consommateurs concernés et, par conséquent, à affecter leur comportement économique. À cet égard, il incombe au juge national de se référer à l’attente présumée relative à cette indication d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé⁴ ».

En passant en revue la typologie des tromperies retenues en jurisprudence, on s’aperçoit dans un premier temps que la déceptivité est caractérisée lorsque la marque est de nature à faire croire à l’origine officielle du produit ou service⁵. Les tribunaux ne condamnent toutefois l’usage du mot « France » qu’au cas par cas, lorsqu’il est possible de penser que le produit ou service émane d’une administration officielle⁶. La même solution doit être retenue pour les marques de nature à faire croire à un contrôle médical, ou les marques de nature à faire croire à une origine du produit ou service⁷. Plus encore, la Cour de cassation a pu casser un arrêt de la Cour d’appel qui a retenu qu’il n’y avait aucune tromperie au fait de déposer un signe comportant une date ancienne pouvant laisser penser que l’entreprise titulaire avait été créée à cette date⁸. Enfin, et sans démultiplier les exemples⁹, on peut citer la déceptivité de la marque lorsqu’elle induit en erreur sur la composition ou les qualités fondamentales du produit¹⁰.

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Comment apprécie-t-on une marque trompeuse ?

Le texte ne le précise pas, mais le caractère trompeur s’apprécie à l’égard des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou obtenu, si bien qu’au jour du dépôt¹¹, il appartient à l’office d’enregistrement d’apprécier in abstracto si le signe dont la protection est demandée peut se révéler trompeur au regard des produits ou services listés dans la demande. Si l’office estime que la tromperie est caractérisée, il refusera l’enregistrement. Le juge peut aussi procéder à cette appréciation, à un stade postérieur à l’enregistrement, en prononçant la nullité de la marque.

Le public visé est le public d’attention moyenne des produits ou services en cause : c’est dans le chef de ce public qu’il faut examiner la déceptivité : une marque ne sera pas trompeuse s’il ne s’attend pas à ce qu’elle comporte les caractéristiques annoncées par le signe¹². De plus, il faut également prendre en compte la perception concrète que le consommateur pertinent a du signe en cause au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce (en l’occurrence l’usage du terme « label » dans l’industrie de la parfumerie)¹³.

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Que risque-t-on en enregistrant une marque trompeuse ?

Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de purge du caractère trompeur par le long usage de la marque, si bien que la marque qui s’est maintenue dans le temps malgré son caractère trompeur n’échappe pas pour autant à la sanction. Justement, la sanction du caractère déceptif de la marque est potentiellement double. D’une part, l’office qui reçoit le dépôt peut en refuser l’enregistrement. D’autre part, le juge peut en prononcer la nullité – ainsi que l’INPI prochainement – dans le cas d’un litige impliquant la marque. Contrairement à la déchéance, la marque n’est alors jamais censée avoir existé. Le rejet ou la nullité de la marque peuvent être partiels : l’office ou le juge peuvent décider d’annuler ou de refuser à l’enregistrement la marque pour certains produits ou services seulement, pour lesquels elle serait trompeuse, mais la laisser subsister pour d’autres. Il a ainsi été jugé que la marque « Lavablaine » était déceptive pour des tissus en laine ou en coton, qu’ils soient ou non lavables. Cela n’aurait pas été le cas si la marque avait désigné des tissus en laine lavables¹⁴.