13 Décembre 2023
Un tour d’horizon des protections de la base de données
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Même si toutes les conditions de validité de la marque sont réunies au moment de son dépôt, il arrive parfois que le titulaire se rend coupable d’acte qui ont pour conséquence de rendre le signe trompeur aux yeux du public. Il risque alors de se voir déchu de ses droits. Explications.
Il a été démontré1 que le Code de la propriété intellectuelle ne laisse pas démuni le consommateur face à l’usage déceptif d’une marque valablement enregistrée (et par conséquent non-déceptive au moment de son dépôt). En effet, depuis la réforme de 19912, et sous l’influence de la directive européenne du 21 décembre 1988 (dir. 89/104), l’article L.714-6 b) du CPI (inchangé par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019) dispose que « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait […] propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service »3. Au lendemain de son introduction en droit français, la doctrine relevait que « ce texte, dont on perçoit encore mal la portée, n’est pas sans soulever des interrogations »4.
Par hypothèse, la marque, dans un premier temps est valablement déposée, car non trompeuse5 et remplit donc les conditions de protection. Puis, au cours de l’exploitation, la marque devient trompeuse. Cela peut arriver en cas de changement de composition des produits, de changement de fournisseur, de changement du mode de fabrication ou de cession de marque6.
Selon la formule d’un arrêt abondement commenté7, « la marque doit être et demeurer un instrument loyal d’information du consommateur, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance d’une marque qui, en raison d’une modification dans les conditions d’exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue déceptive ». Justement, ces modifications peuvent porter sur des caractéristiques « intrinsèques » (la nature ou la qualité du produit) ou « extrinsèques » (l’origine, la garantie ou le contrôle desdits produits ou services), pour reprendre la terminologie de Madame Marteau-Roujou de Boubée8.
En effet, il est possible d’observer que l’erreur commise peut l’être sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service, exactement comme en matière de nullité pour signe déceptif. Là encore, la liste n’est pas limitative, et au lendemain de l’introduction du mécanisme en droit français, la doctrine était d’opinion que les cas d’application les plus fréquents de ce type de déchéance allaient être ceux des marques déceptives quant à la provenance géographique9. Quoi qu’il en soit, encore faut-il que ces caractéristiques ou provenance du produit soient de nature à déterminer le choix du consommateur.
En la matière, la jurisprudence est assez rare, puisque les juges ont parfois tendance à assimiler l’usage déceptif de la marque à la déceptivité ab initio du signe, comme le regrette le Professeur Passa, qui note « qu’il faudrait donc faire à chacune des règles envisagées sa propre place et n’annuler pour déceptivité que les marques qui étaient déjà trompeuses au jour du dépôt10 ». Si certaines décisions11 ont examiné – pour l’écarter – la déchéance de l’article L.714-6 b) du CPI, une affaire vient néanmoins illustrer l’usage déceptif d’une marque. Il s’agit de l’affaire Inès de la Fressange, dont l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris12 avait tout d’abord retenu la déchéance de la marque, la société titulaire ayant licencié la salariée dont le nom patronymique constituait la marque nominale cédée à la société13.
Toutefois, la solution de la Cour d’appel a été condamnée tout d’abord par la Cour de cassation14 sur le terrain de la garantie d’éviction du fait personnel de l’article 1628 du Code civil. Puis un désaveu, cette fois-ci européen, est venu battre en brèche la solution de la Cour d’appel puisque la Cour de justice de l’Union Européenne15 a considéré dans une affaire analogue que la tromperie suppose le risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, qui n’était pas caractérisé puisque la production, les caractéristiques et qualités du produit restent sous le contrôle de la personne morale titulaire de la marque. En définitive, il y a très peu d’applications de la déchéance pour usage déceptif. Tout au plus peut-on relever une décision du fond16 retenant une telle déchéance lorsque les conditions de commercialisation ont évolué à ce point que le conditionnement du produit laisse supposer un rattachement faux à un lieu géographique réputé, induisant en erreur sur son origine.
Pour autant, les conditions – au moins théoriques – de la déchéance pour usage déceptif sont bien connues, et le mécanisme est « précieux17 ». En effet, depuis la loi du 4 janvier 1991, l’INPI ne peut plus s’opposer au renouvellement d’une marque déceptive, ce qui justifie le mécanisme de l’article L.714-6 b), qui semble faire peser sur le titulaire l’obligation de maintenir certaines caractéristiques à ses produits ou services.
Il faut noter, qu’ici comme en matière de déchéance pour dégénérescence18, le fait ayant conduit au changement des produits ou services doit être celui du titulaire. La loi française ne précise pas, comme le faisait l’article 12 alinéa 2 de la directive, que le fait ait été celui « du titulaire ou avec son consentement ». Il est néanmoins couramment admis que la loi française doit sur ce point se lire à la lumière des dispositions européennes19, si bien que toute personne autorisée par le titulaire peut provoquer par son fait la déchéance de la marque, à condition que le titulaire ait consenti au changement, expressément ou implicitement, en ne s’y opposant pas. Si la marque est devenue trompeuse à cause d’un évènement extérieur au titulaire de la marque,20 les conditions de déchéance pour usage déceptif ne seront pas réunies et le titulaire conservera alors son droit sur le signe, bien que le public puisse être trompé, in fine.
Justement, la tromperie de la marque ne peut s’apprécier qu’à l’aune du public qui la contemple, le consommateur, puisque c’est en premier lieu lui qui est le destinataire de la marque, laquelle lui sert de « signe de ralliement »21. Toutefois, certains auteurs ont démontré que le « public » à prendre en considération était plus large que l’ensemble des consommateurs, si bien que les professionnels aussi devaient être pris en compte et devaient aussi être protégés de la tromperie22.
Enfin, procéduralement, la déchéance, c’est-à-dire la perte par le titulaire du droit d’exploiter la marque, n’intervient jamais automatiquement, mais toujours par la voie judiciaire23. Plus encore, contrairement à la nullité, la déchéance ne rétroagit qu’au jour de sa demande, à condition qu’à ce jour le signe soit devenu trompeur et que soit établi le fait du titulaire ayant engendré cette situation24. La déchéance peut être totale ou partielle, lorsque le signe n’est devenu trompeur que pour certains produits ou services seulement. Le titulaire qui voit la déchéance prononcée à l’encontre de son droit sur la marque ne peut donc plus l’utiliser, c’est-à-dire l’opposer aux tiers pour leur interdire de l’utiliser eux-mêmes.
Cependant, le droit des marques interdit uniquement qu’un signe devenu trompeur soit protégé par un droit de marque, mais sans interdire l’usage en lui-même du signe, si bien que le Code de la propriété intellectuelle est, depuis l’abrogation de la loi de 1964, impuissant à sanctionner l’usage trompeur d’un signe non-enregistré comme une marque25. Aussi faut-il trouver dans « l’arsenal juridique extérieur au droit des marques26 » ayant pour but de traiter la tromperie, d’autres sources de protection des tiers.
1 J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 8ème éd. 2017, §1607, p.1031
2 N. BOUCHE, La déchéance de la marque devenue déceptive, RJDA 2002. p.183
3 Pour l’étude de l’évolution, v. Y. REBOUL, La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991, Mélanges Jean Foyer, PUF 1997, p. 277
4 Y. REBOUL, La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991, Mélanges Jean Foyer, PUF 1997, p. 285
5 P.-Y. GAUTIER, Perte du droit sur la marque : renonciation, déchéance, nullité, J.-Cl. Marques, fasc. 7405 n°37
6 Sur laquelle, v. Répertoire de droit européen, Marque – Exercice du droit de marque, R. KOVAR, J. LARRIEU, Y. BASIRE, Dalloz, avril 2019, §372 s. ; en matière de cession de marque viticole, v. Civ. 3ème, 6 mai 2009 n°70-21-242, obs. S. PRIGENT ; voir encore, sur la cession d’une marque notoire : Cession de marque constituée par un patronyme notoire et déceptivité – D. PORACCHIA, C.-A. MAETZ, D. 2006. 2109
7 CA Paris, 15 décembre 2004, Inès de la Fressange, PIBD 2005, n°803, III, 142 ; D. 2005, p. 772, obs. Ph. ALLEYS et p. 1102 note A. MENDOZA-CAMINADE ; Com com. électr. 2005, comm 29, obs. C. CARON ; RTD Com. 2004, p. 71, obs. J. AZEMA ; Légipresse mai 2005, III, p. 92, note P. TAFFOREAU ; Propr. intell. 2005, n°15, p.201, obs. X. BUFFET-DELMAS
8 I. MARTEAU-ROUJOU de BOUBEE, Les marques déceptives – Droit français, droit communautaire, droit comparé, Litec 1992.
9 J.-J. BURST, Une nouvelle cause de déchéance du droit sur la marque : la dégénérescence de la marque, Mélanges Jean Foyer, PUF 1997 p. 210 ; P.-Y. GAUTIER, Perte du droit sur la marque : renonciation, déchéance, nullité, J.-Cl. Marques, fasc. 7405 n°37
10 J. PASSA, Traité de la propriété industrielle, tome 1 : Marques, dessins et modèles, LGDJ, 2ème, éd. 2010, §230, p. 274
11 TGI Brest, 26 janvier 2000 ; PIBD 2001 II p. 11 et CA Paris 31 octobre 2000, 4ème ch. PIBD 2001 III p. 175
12 CA Paris, 15 décembre 2004, Inès de la Fressange, préc.
13 Inès de la Fressange, Acte II, Scène 1 : résiliation de cession de marques patronymiques, Ph. ALLAEYS, D. 2005. 2680
14 Com. 31 janvier 2006 n°05-10.116. La solution n’aurait pas été la même – et l’action en déchéance aurait pu aboutir si la marque, au lieu d’être cédée, avait été déposée par l’employeur avec l’accord de l’employé.
15 CJCE 30 mars 2006, Elizabeth Emanuel, pts. 46 et 47
16 CA Rennes, 13 octobre 2015, Les Galettes de Belle Isle, PIBD 2016, III. 36
17 N. BOUCHE, La déchéance de la marque devenue déceptive, RJDA 2002. 186, §14
18 Art. L.714-6 a) du CPI, sur l’application duquel v. Répertoire de droit commercial, Marque de fabrique, de commerce ou de service – Caractère du signe choisi, Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Dalloz, octobre 2006, actualisation décembre 2019, §330. Voir aussi Retour des « Meccano » devant la justice : l’usage non fautif de la marque, C. le GOFFIC, Dalloz IP/IT 2018. 506
19 P. MATHELY, Le nouveau droit français des marques, éd. JNA 1994
20 Par exemple pour des raisons naturelles, climatiques, ou en cas de disparition ou d’interdiction d’un ingrédient essentiel du produit.
21 Ph. Le TOUNREAU, D’utiles mises au point sur le parasitisme, D. 2001. 1939
22 F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien 1999 n°1172, p. 545
23 J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 8ème éd. 2017, §1757
24 Par ailleurs, contrairement à la déchéance pour défaut d’exploitation, elle échappe à la compétence de l’INPI (articles L.411-1 et L.716-5 CPI) : à compter du 1er janvier 2020, la compétence de l’INPI pour les actions en déchéance ne s’appliquera pas à la déchéance pour tromperie.
25 J. PASSA, Droit commun des marques et protection du consommateur, Mélanges J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004 p. 781
26 Ibid.
