C’est l’élément stratégique du dépôt : le libellé permet de déterminer le champ d’appropriation de la marque, il doit donc être clair et précis dans sa formulation.
Le déposant est aidé par la classification internationale (de Nice) des produits et des services, qui permet de cibler les activités couvertes par la marque. Elle comprend actuellement 45 classes, regroupant d’une part les produits (classes 1 à 34) et d’autre part les services (classes 35 à 45).
La Classification de Nice est consultable sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/20170101/hierarchy/?menulang=fr
Le dépôt d’une marque en France peut s’effectuer auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
La demande d’enregistrement peut être faite par un formulaire téléchargeable sur le site de l’INPI, toutefois, depuis 2015 l’INPI incite les particuliers et les entreprises à utiliser le dépôt en ligne via un espace de e-procédure.
De manière générale, la demande doit comporter : une identification précise du déposant, des produits et/ou services désignés par la marque (les classes) et une représentation de la marque directement sur le document. Le document doit être signé par le déposant et la demande accompagné du paiement de la redevance.
Le coût du dépôt d’une marque française à l’INPI dépend notamment du nombre de classes sélectionnées. Il conviendra ainsi se s’acquitter du versement d’une somme de 250 € (210 € si le dépôt est effectué par internet) pour une marque déposée dans une à trois classes, puis de 42 € par classe supplémentaire[1].
A ces frais s’ajoutent les frais liés aux conseils d’un avocat ou d’un conseil en propriété intellectuelle afin assurer une protection efficace de vos marques.
Avec l’entrée en vigueur du « Paquet Marques » il est prévu d’appliquer un tarif dès la première classe et non plus un tarif forfaitaire pour trois classes.
Une fois cette redevance payée, l’INPI adresse au déposant un accusé de réception portant la date du dépôt et le numéro national du dépôt.
Six semaines environ après l’envoi du formulaire, la demande d’enregistrement est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).
A la suite de cette publication, l’INPI émet d’éventuelles observations (sur la validité de la marque ou la régularité du dépôt) et/ou transmet les oppositions ou observations qui peuvent être formées par des tiers.
Le déposant peut régulariser les erreurs et/ou contester les arguments qui lui sont opposés.
Les tiers titulaires d’une marque antérieure ou d’une marque notoire non enregistrée peuvent s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque formée par un tiers lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à leurs droits.
La demande d’opposition doit être adressée au Directeur de l’INPI dans les deux mois qui suivent la publication de la demande d’enregistrement au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle).
Au terme de cette procédure, le Directeur de l’INPI peut :
En cas de rejet de la procédure d’opposition, ou lorsqu’il n’existe aucune contestation (observations de l’INPI ou oppositions par des tiers), l’enregistrement de la marque est publié au BOPI après un délai minimum de cinq mois.
Un certificat d’identité de la marque est alors adressé au titulaire et celle-ci est inscrite au Registre National des Marques.
L’enregistrement de la marque (et non le dépôt) confère à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci pour une durée de 10 ans (renouvelable) et pour les seuls produits et services visés dans l’enregistrement[2].
Les actes subséquents relatifs à la marque ou à son exploitation doivent faire l’objet d’une inscription au Registre National des Marques.
Les actes concernés sont les actes de transmission totale ou partielle de la marque, de concession ou de résiliation de licence, de constitution ou de radiation d’un droit de gage, les apports partiels d’actifs incluant une ou plusieurs marques, les actes de saisie de la marque, etc.
Lorsqu’un acte porte sur plusieurs marques, il doit nécessairement faire l’objet d’une inscription pour chacune des marques inscrites concernées. S’agissant de la procédure classique le coût de l’inscription d’un acte s’élève à 27 € par marque concernée lorsque celui concerne 1 à 10 marques et à 270 € lorsqu’il concerne plus de 10 marques, à condition qu’elles figurent sur le même formulaire d’inscription. Pour la procédure accélérée il faut compter un supplément de 52 euros par marque.
A défaut l’acte qui n’est pas inscrit au Registre National des Marques n’est pas opposable aux tiers (c’est-à-dire qu’il ne produit d’effet qu’entre les parties à l’acte, mais qu’il ne peut être invoqué à l’encontre des tiers).
Le défaut d’inscription peut avoir des conséquences préjudiciables notamment dans le cadre des procédures judiciaires. Ainsi un contrefacteur pourrait contester la recevabilité de l’action du licencié exclusif dont la licence n’aurait pas été publiée.
La société ABC Beauté, commercialise une crème de soin du visage sous la marque semi figurative BR (un logo) et la marque verbale « Beauty Rituel ».
Après avoir effectué les recherches d’antériorité d’usage, elle découvre deux marques « Beauties » et « Ritual » » déposées dans des classes relatives à la restauration.
Considérant que ces antériorités ne sont pas gênantes, elle dépose les signes « RT » (marque semi-figurative) et « Beauty Rituel » (marque verbale) auprès de l’INPI dans 4 classes.
Il remplit les formulaires adéquats et verse à l’INPI une redevance de ([250 + 42 = 292 pour chaque marque] x 2 =) 584 €.
Aucune opposition n’ayant été formée dans le délai de deux mois, la société reçoit quatre mois après, un certificat d’identité attestant de l’enregistrement de ses deux marques.
La société accorde par la suite un contrat de licence relatif à la seule marque « RT » à une société à laquelle il a confié la commercialisation de sa crème, à titre non exclusif.
Elle enregistre cette licence au Registre National des Marques et verse une redevance de 26 € à l’INPI.
Le déposant peut enregistrer une marque en France, mais peut aussi déposer une marque communautaire, une marque internationale, ou une marque étrangère, s’il souhaite la protéger dans d’autres territoires que la France.
Le dépôt doit alors être effectué :
Chaque type de dépôt présente des avantages et des inconvénients.
Ainsi le dépôt unique de la marque effectué auprès de l’EUIPO permet de la protéger dans tous les pays membres de l’Union européenne.
A l’inverse, le dépôt effectué auprès de l’OMPI, ne protège la marque que dans les seuls pays visés dans le certificat d’enregistrement et nécessite l’enregistrement préalable d’une marque nationale.
Le choix du dépôt détermine également les effets des contestations formées par des tiers.
En effet, l’annulation d’une marque communautaire prononcée par l’EUIPO , aura pour effet d’annuler la marque dans tous les pays membres de l’Union Européenne.
En revanche, l’annulation de la partie française d’une marque internationale prononcée par les juridictions françaises, permettra au titulaire de continuer à se prévaloir de la protection de la marque dans les pays autres que la France, qui auront été visés au dépôt.
[1] Tarifs en vigueur au 1er janvier 2018.
[2] Articles L.712-1 alinéa 1 et L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle. En réalité, la protection de la marque prend effet lors du dépôt (art. L 712-1 CPI) mais n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement.
