Les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle énumèrent les actes d’exploitation susceptibles de constituer des actes de contrefaçon. Sont ainsi visés notamment :
Le titulaire des droits peut interdire aux tiers d’utiliser pour les classes dans lesquelles la marque a été enregistrée :
Enfin, il convient de relever que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon. Le contrefacteur ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’il ne savait pas qu’il commercialisait une contrefaçon.
Le titulaire des droits ne peut pas s’opposer à toutes les formes d’usage de sa marque.
En effet, la reproduction et/ou l’usage d’un signe ne sont susceptibles de constituer un acte de contrefaçon que dans le cas où le signe litigieux désigne l’origine des produits ou services et/ou qu’il est susceptible d’accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l’entreprise de provenance des produits.[5].
En outre, l’usage d’une marque afin de critiquer la politique commerciale d’une société ne peut pas plus être considéré comme une contrefaçon, dans la mesure où le signe n’est pas utilisé dans la vie des affaires, mais dans le cadre de la liberté d’expression[6] (qui pourra être invoquée par des journalistes, des syndicats, mais non par un créateur dans le cadre de son activité).
Par ailleurs, les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne portent pas atteinte à celle-ci[7] .
Enfin, le titulaire d’une marque ne peut pas plus s’opposer à l’usage qui serait fait de sa marque dans son acception courante (ainsi un journaliste écrivant « j’ai eu un coup de cœur pour ce chemisier », ne pourrait se voir poursuivi pour contrefaçon de la marque « Coup de cœur »).
Le titulaire d’une marque notoire (telle que Chanel, DIOR, etc.) dispose d’une action spécifique prévue par l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle[8].
Il peut sur ce fondement rechercher la responsabilité des tiers qui utiliseraient la marque notoire dans des classes de produits ou de services non visées dans l’enregistrement.
Les atteintes sanctionnées sur le fondement de l’article L 713-5 ne constituent pas des contrefaçons, mais portent atteinte aux droits du titulaire de la marque notoire et engagent la responsabilité civile de leur auteur.
JC, titulaire de la marque « JibesaC, découvre qu’une société a déposé et utilise la marque « Jib-saK » pour désigner différents sacs de voyage (cette marque a été déposée bien après la marque dont JC est titulaire).
Ces agissements sont susceptibles de constituer des actes de contrefaçon dans la mesure où :
JC (ou la société à laquelle il aura consenti une licence d’exploitation à titre exclusif) disposera donc de sérieuses chances de succès et pourra demander au Tribunal :
L’action fondée sur un titre de propriété intellectuelle, comprend toujours le risque qu’une demande reconventionnelle en nullité de la marque soit formée par le tiers contrefacteur.
En outre, les usages d’un signe non autorisés par le titulaire ne constituent pas toujours des actes de contrefaçon.
L’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».
Ainsi le titulaire de droits sur une marque qui a autorisé la vente de produits authentiques sur le marché de l’Union Européenne ne peut s’opposer à la revente de ces produits par des sous distributeurs successifs, qui n’ont pas à solliciter son autorisation (sauf motifs légitimes particuliers, ou lorsque ces ventes interviennent dans le cadre d’un réseau de distribution sélectif).
Par ailleurs, l’article L 716-5 du CPI rappelle que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage de celle-ci lorsqu’elle constitue une « référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine».
Il s’agit à titre d’exemple des lames de rasoir conçues pour s’adapter sur un modèle de rasoir spécifique[9] ou des sacs d’aspirateurs conçus pour s’adapter sur un ou plusieurs fabricants d’électroménager.
L’utilisation de la marque est alors nécessaire puisque ces lames de rasoir ou ces sacs d’aspirateurs ne pourraient être vendus sans cette référence nécessaire.
La publicité comparative[10] implique nécessairement l’usage de la marque d’un concurrent.
Cette pratique autorisée et encadrée par la loi ne constitue donc pas un acte de contrefaçon.
[1] Cette pratique est usuelle en matière de contrefaçon de parfums. Les revendeurs utilisant souvent des tableaux de concordance.
[2] Paris 11 mai 2005 – PIBD 2005 n° 813 III 476
[3] L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle
[4] L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle – la confusion doit s’apprécier globalement et la comparaison s’attache aux ressemblances visuelles, auditives et conceptuelles existant entre les deux marques
[5] Arsenal / Reed du 12 novembre 2002 considérant n°54 ET 48
[6] Cass. Civ. 1ère 8 avril 2008 Greepeace/Areva
[7] Sauf si une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, auquel cas la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement (Art. L.716-2 CPI).
[8] « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
[9] CA Paris, 30 septembre 1998, Gillette c/ Monoprix, PIBD 1999, n°668, III, 32
[10] Articles L 121-8 et suivants du Code de la consommation
